申請美國商標(biāo)需要注意的幾個(gè)問題
2007-03-21文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 高柯
隨著世界政治局面的日趨穩(wěn)定以及全球經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，各國間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流越來越多。自從中國加入世界貿(mào)易組織，中國企業(yè)也越來越多的加入到爭奪國際市場的行列中?？墒侨绾伪Ｗo(hù)自己好不容易得到的國際市場，卻成了中國企業(yè)家們頭疼的問題。隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)家們懂得了用知識(shí)產(chǎn)權(quán)這把利劍，為自己的產(chǎn)品進(jìn)軍國際市場保駕護(hù)航。于是形成了當(dāng)今商標(biāo)“國際注冊”的熱潮。但是，每個(gè)國家都有著自己獨(dú)特的商標(biāo)法律制度，因此選擇在那些國家申請商標(biāo)注冊，如果注冊以及如何利用已注冊商標(biāo)保護(hù)自己的合法權(quán)利，成為了很多人迫切想要了解的問題。這篇文章以美國為例，主要講述國內(nèi)企業(yè)以及個(gè)人到美國申請商標(biāo)以及維護(hù)已注冊商標(biāo)需要注意的幾個(gè)問題。
一、申請美國商標(biāo)需要注意的問題
（一）、商標(biāo)
美國專利商標(biāo)局對商標(biāo)的審查十分嚴(yán)格，因此申請人針對不同類型的商標(biāo)需要注意以下問題:
1、中文商標(biāo)可以在美國提交申請，但是申請人需要提供構(gòu)成該商標(biāo)的每一個(gè)中文字的讀音以及相應(yīng)的英文翻譯。
2、如果商標(biāo)是由簡單的英文字母組成，并且這些字母沒有進(jìn)行風(fēng)格化的修飾，為了使商標(biāo)受保護(hù)的范圍更廣，我們通常會(huì)建議申請人提交申請時(shí)聲明該商標(biāo)為普通字體（Standard Charaters），即不聲明保護(hù)任何顏色、大小、字體。這里所說的普通字體，通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。
3、商標(biāo)如果為彩色，需要具體說明每個(gè)部分的顏色。值得注意的是，如果商標(biāo)為灰色，美國專利商標(biāo)局將認(rèn)定該商標(biāo)為彩色商標(biāo)。
4、必須明確指出該商標(biāo)是否在相關(guān)商業(yè)或貿(mào)易、地理描述或其他語言上有特殊含義。
另外，美國專利商標(biāo)局對提供的商標(biāo)圖樣的要求也非常嚴(yán)格。商標(biāo)圖樣必須清晰，不能有任何模糊感。由于美國商標(biāo)申請大多采用電子提交的方式，因此，申請人需要提供圖片格式的商標(biāo)圖樣（如：jpg格式），美國專利商標(biāo)局對圖片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。
（二）、商品/服務(wù)項(xiàng)目的選擇
雖然美國不限制提交申請的商品/服務(wù)的個(gè)數(shù)，但是由于美國主張“使用”原則，因此申請人在選擇商品/服務(wù)時(shí)一定要限定為確實(shí)在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù)，切不可認(rèn)為提交的商品越多，商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣，從而選擇一些根本沒有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù)。這樣做很可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)商標(biāo)被撤銷。
另外，美國雖然遵循國際尼斯分類，但是其商品服務(wù)項(xiàng)目往往比尼斯分類中的商品服務(wù)項(xiàng)目要求更加細(xì)化。比如，商品“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”是尼斯分類中規(guī)范的商品項(xiàng)目，但是該項(xiàng)商品在美國不能被接受，原因就在于商品“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”的范圍太寬泛，不具體。如果要想被美國專利商標(biāo)局接受，必須細(xì)化到“鍵盤、鼠標(biāo)、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機(jī)等等”。我們建議申請人在選擇準(zhǔn)備申請的商品/服務(wù)時(shí)，可以提供該商品/服務(wù)在行業(yè)內(nèi)的通用名稱，而不必刻板的按照中國商標(biāo)局出版的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》提供的商品/服務(wù)名稱來進(jìn)行選擇。
（三）美國商標(biāo)的申請基礎(chǔ)
申請美國商標(biāo)，只能基于三種基礎(chǔ)。也就是所，只有滿足了三種基礎(chǔ)中的一種才能申請美國商標(biāo)。
1、以實(shí)際使用（Actual Use）為基礎(chǔ)提交申請
實(shí)際使用是指商標(biāo)在申請之日起前已經(jīng)在美國使用。“使用”主要是指標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國市場上銷售或者在美國媒體上做了宣傳廣告。同時(shí)值得注意的是，使用是指申請指定的所有商品/服務(wù)都有使用，而不是指部分使用。
如果以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交美國申請，申請人需要請?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)（即每個(gè)類別至少提供一張標(biāo)有商標(biāo)的產(chǎn)品照片），以及在美國和在世界其他國家首次使用的日期（需精確到年月）
2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎(chǔ)提交申請
意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請時(shí)尚未在美國使用，但是申請人真誠地（Bona Fide）計(jì)劃即將在美國使用該商標(biāo)。根據(jù)美國商標(biāo)法第一條（d）第1款的規(guī)定，以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請，待該商標(biāo)通過審查后，自下發(fā)核準(zhǔn)通知書（Notice of Acceptance）之日起三年內(nèi)，必須提交商標(biāo)在美國使用的聲明。否則，該商標(biāo)申請將被撤銷。
3、以國內(nèi)注冊（Home Registration）為基礎(chǔ)提交申請
以該國內(nèi)注冊為基礎(chǔ)提交美國申請，需要注意以下幾點(diǎn)：第一、獲得國內(nèi)注冊的商標(biāo)必須與打算在美國申請注冊的商標(biāo)一模一樣，不能有任何細(xì)微的改動(dòng)；第二、國內(nèi)注冊證上指定的商品/服務(wù)的范圍必須大于擬在美國申請保護(hù)的商品/服務(wù)范圍；第三、申請人名稱地址必須保持一致。
我們注意到，很多有中國企業(yè)或個(gè)人申請的美國商標(biāo)注冊都是以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交的。但是，實(shí)際上只有很少的一部分商標(biāo)真正在美國使用，絕大部分的申請人都只是出于為以后進(jìn)入美國市場做好鋪墊的考慮。因此，只要任何第三方就注冊中的一項(xiàng)商品并沒有在美國使用提出有力證據(jù)，并且被美國上訴審判委員會(huì)（TTAB）接受，則該注冊將很有可能被整個(gè)撤銷，而不是刪除沒有使用的部分商品。
二、 商標(biāo)在美國注冊后需要注意的問題
1、提交商標(biāo)繼續(xù)使用的聲明
美國商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊商標(biāo)，注冊人應(yīng)于注冊后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時(shí)，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
在實(shí)踐中，我們不難發(fā)現(xiàn)很多注冊人都沒有注意或重視此項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)為只需要等10年有效期屆滿前進(jìn)行續(xù)展就可以維持該商標(biāo)的有效性。因此造成了一大批美國已注冊商標(biāo)因沒有及時(shí)提交繼續(xù)使用證明而被撤銷。
2、無可爭辯性（Incontestability）的權(quán)利
美國商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊人自商標(biāo)注冊之日起連續(xù)五年在美國使用其注冊商標(biāo)，則注冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權(quán)利。一項(xiàng)無可爭辯性的注冊可以構(gòu)成注冊人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由，而要求美國上訴審判委員會(huì)撤銷該商標(biāo)注冊。
對于真正有在美國銷售其產(chǎn)品的注冊人來說，此項(xiàng)規(guī)定十分有意義。然而在實(shí)踐中卻很少有人很好的利用了該項(xiàng)權(quán)利來保護(hù)自己的注冊商標(biāo)和捍衛(wèi)自己的權(quán)利。
3、續(xù)展
美國注冊商標(biāo)的有效期為10年，從注冊之日起計(jì)算。自有效期屆滿之日前六個(gè)月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國專利商標(biāo)局提交續(xù)展申請。
與其他國家不同的是，注冊商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請的同時(shí)，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
美國商標(biāo)申請注冊程序相對復(fù)雜，對于準(zhǔn)備在美國申請商標(biāo)的中國企業(yè)或個(gè)人，在提交申請前需要仔細(xì)檢查準(zhǔn)備申請的商標(biāo)、選擇符合規(guī)范的商品/服務(wù)以及采用適合的提交基礎(chǔ)，只有這樣才能盡可能的避免商標(biāo)審查中下發(fā)審查意見，確保商標(biāo)的順利注冊；已經(jīng)申請美國商標(biāo)或者已獲得美國注冊商標(biāo)的中國企業(yè)或個(gè)人需要重視并及時(shí)關(guān)注自己商標(biāo)的最新狀態(tài)，避免商標(biāo)因疏忽而被撤銷。
隨著世界政治局面的日趨穩(wěn)定以及全球經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，各國間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流越來越多。自從中國加入世界貿(mào)易組織，中國企業(yè)也越來越多的加入到爭奪國際市場的行列中?？墒侨绾伪Ｗo(hù)自己好不容易得到的國際市場，卻成了中國企業(yè)家們頭疼的問題。隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)家們懂得了用知識(shí)產(chǎn)權(quán)這把利劍，為自己的產(chǎn)品進(jìn)軍國際市場保駕護(hù)航。于是形成了當(dāng)今商標(biāo)“國際注冊”的熱潮。但是，每個(gè)國家都有著自己獨(dú)特的商標(biāo)法律制度，因此選擇在那些國家申請商標(biāo)注冊，如果注冊以及如何利用已注冊商標(biāo)保護(hù)自己的合法權(quán)利，成為了很多人迫切想要了解的問題。這篇文章以美國為例，主要講述國內(nèi)企業(yè)以及個(gè)人到美國申請商標(biāo)以及維護(hù)已注冊商標(biāo)需要注意的幾個(gè)問題。
一、申請美國商標(biāo)需要注意的問題
（一）、商標(biāo)
美國專利商標(biāo)局對商標(biāo)的審查十分嚴(yán)格，因此申請人針對不同類型的商標(biāo)需要注意以下問題:
1、中文商標(biāo)可以在美國提交申請，但是申請人需要提供構(gòu)成該商標(biāo)的每一個(gè)中文字的讀音以及相應(yīng)的英文翻譯。
2、如果商標(biāo)是由簡單的英文字母組成，并且這些字母沒有進(jìn)行風(fēng)格化的修飾，為了使商標(biāo)受保護(hù)的范圍更廣，我們通常會(huì)建議申請人提交申請時(shí)聲明該商標(biāo)為普通字體（Standard Charaters），即不聲明保護(hù)任何顏色、大小、字體。這里所說的普通字體，通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。
3、商標(biāo)如果為彩色，需要具體說明每個(gè)部分的顏色。值得注意的是，如果商標(biāo)為灰色，美國專利商標(biāo)局將認(rèn)定該商標(biāo)為彩色商標(biāo)。
4、必須明確指出該商標(biāo)是否在相關(guān)商業(yè)或貿(mào)易、地理描述或其他語言上有特殊含義。
另外，美國專利商標(biāo)局對提供的商標(biāo)圖樣的要求也非常嚴(yán)格。商標(biāo)圖樣必須清晰，不能有任何模糊感。由于美國商標(biāo)申請大多采用電子提交的方式，因此，申請人需要提供圖片格式的商標(biāo)圖樣（如：jpg格式），美國專利商標(biāo)局對圖片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。
（二）、商品/服務(wù)項(xiàng)目的選擇
雖然美國不限制提交申請的商品/服務(wù)的個(gè)數(shù)，但是由于美國主張“使用”原則，因此申請人在選擇商品/服務(wù)時(shí)一定要限定為確實(shí)在生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù)，切不可認(rèn)為提交的商品越多，商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣，從而選擇一些根本沒有在生產(chǎn)銷售或提供的服務(wù)。這樣做很可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)商標(biāo)被撤銷。
另外，美國雖然遵循國際尼斯分類，但是其商品服務(wù)項(xiàng)目往往比尼斯分類中的商品服務(wù)項(xiàng)目要求更加細(xì)化。比如，商品“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”是尼斯分類中規(guī)范的商品項(xiàng)目，但是該項(xiàng)商品在美國不能被接受，原因就在于商品“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”的范圍太寬泛，不具體。如果要想被美國專利商標(biāo)局接受，必須細(xì)化到“鍵盤、鼠標(biāo)、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機(jī)等等”。我們建議申請人在選擇準(zhǔn)備申請的商品/服務(wù)時(shí)，可以提供該商品/服務(wù)在行業(yè)內(nèi)的通用名稱，而不必刻板的按照中國商標(biāo)局出版的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》提供的商品/服務(wù)名稱來進(jìn)行選擇。
（三）美國商標(biāo)的申請基礎(chǔ)
申請美國商標(biāo)，只能基于三種基礎(chǔ)。也就是所，只有滿足了三種基礎(chǔ)中的一種才能申請美國商標(biāo)。
1、以實(shí)際使用（Actual Use）為基礎(chǔ)提交申請
實(shí)際使用是指商標(biāo)在申請之日起前已經(jīng)在美國使用。“使用”主要是指標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國市場上銷售或者在美國媒體上做了宣傳廣告。同時(shí)值得注意的是，使用是指申請指定的所有商品/服務(wù)都有使用，而不是指部分使用。
如果以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交美國申請，申請人需要請?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)（即每個(gè)類別至少提供一張標(biāo)有商標(biāo)的產(chǎn)品照片），以及在美國和在世界其他國家首次使用的日期（需精確到年月）
2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎(chǔ)提交申請
意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請時(shí)尚未在美國使用，但是申請人真誠地（Bona Fide）計(jì)劃即將在美國使用該商標(biāo)。根據(jù)美國商標(biāo)法第一條（d）第1款的規(guī)定，以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請，待該商標(biāo)通過審查后，自下發(fā)核準(zhǔn)通知書（Notice of Acceptance）之日起三年內(nèi)，必須提交商標(biāo)在美國使用的聲明。否則，該商標(biāo)申請將被撤銷。
3、以國內(nèi)注冊（Home Registration）為基礎(chǔ)提交申請
以該國內(nèi)注冊為基礎(chǔ)提交美國申請，需要注意以下幾點(diǎn)：第一、獲得國內(nèi)注冊的商標(biāo)必須與打算在美國申請注冊的商標(biāo)一模一樣，不能有任何細(xì)微的改動(dòng)；第二、國內(nèi)注冊證上指定的商品/服務(wù)的范圍必須大于擬在美國申請保護(hù)的商品/服務(wù)范圍；第三、申請人名稱地址必須保持一致。
我們注意到，很多有中國企業(yè)或個(gè)人申請的美國商標(biāo)注冊都是以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交的。但是，實(shí)際上只有很少的一部分商標(biāo)真正在美國使用，絕大部分的申請人都只是出于為以后進(jìn)入美國市場做好鋪墊的考慮。因此，只要任何第三方就注冊中的一項(xiàng)商品并沒有在美國使用提出有力證據(jù)，并且被美國上訴審判委員會(huì)（TTAB）接受，則該注冊將很有可能被整個(gè)撤銷，而不是刪除沒有使用的部分商品。
二、 商標(biāo)在美國注冊后需要注意的問題
1、提交商標(biāo)繼續(xù)使用的聲明
美國商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊商標(biāo)，注冊人應(yīng)于注冊后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時(shí)，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
在實(shí)踐中，我們不難發(fā)現(xiàn)很多注冊人都沒有注意或重視此項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)為只需要等10年有效期屆滿前進(jìn)行續(xù)展就可以維持該商標(biāo)的有效性。因此造成了一大批美國已注冊商標(biāo)因沒有及時(shí)提交繼續(xù)使用證明而被撤銷。
2、無可爭辯性（Incontestability）的權(quán)利
美國商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊人自商標(biāo)注冊之日起連續(xù)五年在美國使用其注冊商標(biāo)，則注冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權(quán)利。一項(xiàng)無可爭辯性的注冊可以構(gòu)成注冊人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由，而要求美國上訴審判委員會(huì)撤銷該商標(biāo)注冊。
對于真正有在美國銷售其產(chǎn)品的注冊人來說，此項(xiàng)規(guī)定十分有意義。然而在實(shí)踐中卻很少有人很好的利用了該項(xiàng)權(quán)利來保護(hù)自己的注冊商標(biāo)和捍衛(wèi)自己的權(quán)利。
3、續(xù)展
美國注冊商標(biāo)的有效期為10年，從注冊之日起計(jì)算。自有效期屆滿之日前六個(gè)月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國專利商標(biāo)局提交續(xù)展申請。
與其他國家不同的是，注冊商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請的同時(shí)，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。
美國商標(biāo)申請注冊程序相對復(fù)雜，對于準(zhǔn)備在美國申請商標(biāo)的中國企業(yè)或個(gè)人，在提交申請前需要仔細(xì)檢查準(zhǔn)備申請的商標(biāo)、選擇符合規(guī)范的商品/服務(wù)以及采用適合的提交基礎(chǔ)，只有這樣才能盡可能的避免商標(biāo)審查中下發(fā)審查意見，確保商標(biāo)的順利注冊；已經(jīng)申請美國商標(biāo)或者已獲得美國注冊商標(biāo)的中國企業(yè)或個(gè)人需要重視并及時(shí)關(guān)注自己商標(biāo)的最新狀態(tài)，避免商標(biāo)因疏忽而被撤銷。
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