文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
美國的專利申請(qǐng)程序是復(fù)雜的，雖然其也保持著專利申請(qǐng)的基本步驟，但是每一步都有其多樣性。這種多樣性為申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)進(jìn)程中提供了多種選擇，使得申請(qǐng)人可以根據(jù)自身情況從多種路徑中推進(jìn)專利申請(qǐng)的進(jìn)程，從這點(diǎn)上來說，美國專利申請(qǐng)程序可以算是對(duì)申請(qǐng)人最為友好的程序之一。本文中，筆者將和大家一起探討一下如何利用美國分案申請(qǐng)程序的多樣性來實(shí)現(xiàn)企業(yè)專利申請(qǐng)的最優(yōu)策略。
目前，大部分國家和地區(qū)的專利申請(qǐng)程序中都有分案程序。分案程序主要分為兩類，一類是被動(dòng)分案或稱強(qiáng)制分案，指的是審查員發(fā)起的分案申請(qǐng)；一類是主動(dòng)分案或稱自愿分案，即申請(qǐng)人提起的分案申請(qǐng)。對(duì)于被動(dòng)分案，通常是屬于專利申請(qǐng)出現(xiàn)了單一性問題，審查員要求申請(qǐng)人必須分案；對(duì)于主動(dòng)分案，通常是母案中一些權(quán)利要求未被審查員允許授權(quán)，申請(qǐng)人嘗試在分案中進(jìn)一步與審查員溝通以獲得更大的保護(hù)范圍。
美國的分案程序是獨(dú)有的一個(gè)系統(tǒng)，美國的分案系統(tǒng)名稱也和大多數(shù)國家不同，美國分案系統(tǒng)統(tǒng)稱為繼續(xù)申請(qǐng)或者延續(xù)申請(qǐng)，英文是continuation application。美國繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Application，簡稱CA案）分為三類，分別是繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Application，簡稱CA案）、部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-in-part Application，簡稱CIP案）和分案申請(qǐng)（Divisional Application，簡稱DA案）。
部分繼續(xù)申請(qǐng)和分案申請(qǐng)都是一種特殊的繼續(xù)申請(qǐng)。部分繼續(xù)申請(qǐng)是一種可以添加新內(nèi)容（new matter）的繼續(xù)申請(qǐng)，分案申請(qǐng)是母案涉及多種發(fā)明創(chuàng)造，進(jìn)行劃分的繼續(xù)申請(qǐng)。
這三類繼續(xù)申請(qǐng)案雖然各有特點(diǎn)，但是提交申請(qǐng)的要求有共同之處，具體如下：
● 需要與母案有共同披露的內(nèi)容。如何判斷是否有共同披露，具體是根據(jù)美國專利法35 U.S.C. 第112款進(jìn)行判斷；當(dāng)然，由于部分繼續(xù)申請(qǐng)可以引進(jìn)新內(nèi)容，所以判斷部分繼續(xù)申請(qǐng)案是否有共同披露也會(huì)更為靈活。根據(jù)實(shí)踐，繼續(xù)申請(qǐng)案的說明書都是依據(jù)母案說明書制作而成，而部分繼續(xù)申請(qǐng)中可以根據(jù)引進(jìn)的新內(nèi)容靈活地修改母案披露的內(nèi)容，并擴(kuò)展說明書的內(nèi)容，如確保權(quán)項(xiàng)所保護(hù)的重要技術(shù)特征能夠被完整支持，或者增加段落披露新內(nèi)容。
● 需要與母案保持有至少有一個(gè)共同發(fā)明人。根據(jù)美國專利細(xì)則37 CFR第1.45條的規(guī)定可知，符合共同發(fā)明人的條件包括每一位發(fā)明人對(duì)本發(fā)明專利申請(qǐng)的至少一個(gè)權(quán)項(xiàng)有或多或少的貢獻(xiàn)。在美國專利實(shí)踐中，美國專利局及相關(guān)法院對(duì)于發(fā)明人的要求較為嚴(yán)格。只要是發(fā)明人對(duì)于繼續(xù)申請(qǐng)案中的其中一項(xiàng)權(quán)利要求有實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)，都應(yīng)被列為是發(fā)明人。絕對(duì)不能因?yàn)榉l中規(guī)定只要有一個(gè)共同發(fā)明人即可，就在提交繼續(xù)申請(qǐng)案時(shí)隨意刪除其他對(duì)繼續(xù)申請(qǐng)案中權(quán)項(xiàng)有實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)的發(fā)明人。
● 需要繳納一份申請(qǐng)費(fèi)。申請(qǐng)人必須繳納一份和母案申請(qǐng)相當(dāng)?shù)纳暾?qǐng)，包括申請(qǐng)費(fèi)、檢索費(fèi)、實(shí)審費(fèi)、超頁超項(xiàng)費(fèi)等。繼續(xù)申請(qǐng)案，并不會(huì)像有些申請(qǐng)人想象中一樣會(huì)有折扣，這點(diǎn)其實(shí)和大部分國家的分案申請(qǐng)都是一樣的。但是，繼續(xù)申請(qǐng)案潛在中還是會(huì)比提交一件全新的正式申請(qǐng)案節(jié)省一些費(fèi)用的。這主要是因?yàn)槊绹^續(xù)申請(qǐng)案大多都是由原審查員來處理，代理人已經(jīng)在母案申請(qǐng)中和原審查員進(jìn)行了充分溝通，繼續(xù)申請(qǐng)案就會(huì)較為順利地完成。
● 需要在母案未決（pending）前提出申請(qǐng)。這意味著申請(qǐng)人需要在母案發(fā)證（issuing）前或者被放棄（becomes abandoned）前提出繼續(xù)申請(qǐng)案。這里主要讓申請(qǐng)人疑惑地是何為發(fā)證前。美國專利法中并未對(duì)此有一些解釋，根據(jù)實(shí)踐是需要允許申請(qǐng)人在發(fā)證當(dāng)天合適地提出繼續(xù)申請(qǐng)案的。但是何為“合適”的？這點(diǎn)上沒有明確地指示，因此建議申請(qǐng)人避免在發(fā)證當(dāng)天提交繼續(xù)申請(qǐng)案，最好能在繳納授權(quán)費(fèi)當(dāng)天或之前提交繼續(xù)申請(qǐng)案。若提交繼續(xù)申請(qǐng)案時(shí)，已經(jīng)過了答復(fù)期限，那么申請(qǐng)人必須繳納適當(dāng)?shù)难悠谫M(fèi)以確保母案是未決狀態(tài)。
在什么情況下，申請(qǐng)人需要提交一件繼續(xù)申請(qǐng)案呢？在美國，提交繼續(xù)申請(qǐng)案也是分為申請(qǐng)人主動(dòng)提起的繼續(xù)申請(qǐng)以及由審查員啟動(dòng)的繼續(xù)申請(qǐng)兩類。對(duì)于申請(qǐng)人而言，適當(dāng)?shù)剡x擇提交繼續(xù)申請(qǐng)案，有助于實(shí)現(xiàn)許多的商業(yè)目標(biāo)。根據(jù)實(shí)踐，推薦申請(qǐng)人在以下九種情況下考慮利用美國繼續(xù)申請(qǐng)案。
第一種，當(dāng)母案申請(qǐng)出現(xiàn)發(fā)明單一問題時(shí)，申請(qǐng)人可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。美國專利商標(biāo)局（簡稱USPTO）只允許授權(quán)涵蓋一種發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)，當(dāng)在母案審查中，美國審查員認(rèn)為本申請(qǐng)涵蓋了不止一種發(fā)明構(gòu)思時(shí)，將會(huì)下發(fā)一種特殊的官方意見，“restriction requirement”（簡稱RR），該OA主要是讓申請(qǐng)人選擇一種發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。對(duì)于在本申請(qǐng)中未被審查的其他發(fā)明構(gòu)思，申請(qǐng)人可以考慮提交DA案的方式來尋求在本申請(qǐng)中未被審查的發(fā)明構(gòu)思的保護(hù)。
第二種，當(dāng)申請(qǐng)人為了盡快獲得母案授權(quán)，而接受了范圍較為狹窄的保護(hù)范圍時(shí)，申請(qǐng)人可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。在某些情況下，申請(qǐng)人急于獲得發(fā)明中某一個(gè)特定實(shí)施例的專利保護(hù)，在母案申請(qǐng)中采用了PPH等加速途徑來加快授權(quán)，或者在審查員的溝通中接受了審查員縮小范圍的提議。而發(fā)明創(chuàng)造中確實(shí)還存在一些獲得保護(hù)的內(nèi)容，那么申請(qǐng)人可以提交繼續(xù)申請(qǐng)案以獲得更為廣泛的保護(hù)，例如提交替代實(shí)施例或者進(jìn)行圍繞式布局設(shè)計(jì)。
第三種，當(dāng)申請(qǐng)人收到了最終審查意見（即Final OA），且在母案申請(qǐng)中沒有把握爭(zhēng)取更大的保護(hù)范圍時(shí)，申請(qǐng)人可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。收到Final OA時(shí)，申請(qǐng)人可以根據(jù)和審查員溝通的情況來評(píng)估一下應(yīng)對(duì)Final OA的策略。如提交繼續(xù)審查程序（即RCE程序），進(jìn)一步和審查員進(jìn)行爭(zhēng)辯。根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，RCE程序可以較大地提高授權(quán)率。若在繼續(xù)審查程序中仍無法和審查員達(dá)成一致意見獲得授權(quán)，那么申請(qǐng)人可以考慮以較大的權(quán)利保護(hù)范圍提交上訴請(qǐng)求，并同時(shí)以較小的權(quán)利保護(hù)范圍提交繼續(xù)申請(qǐng)案。這是因?yàn)槊绹膶＠显V程序是由三個(gè)審查員組成的上訴委員會(huì)重新審查專利申請(qǐng)（其中一個(gè)審查員是原審查員），而繼續(xù)申請(qǐng)案極大可能還會(huì)下發(fā)給原審查員處理（雖然申請(qǐng)人可以請(qǐng)求下發(fā)給新的審查員，但是USPTO有權(quán)仍下發(fā)給原審查員）。
第四種，在PCT申請(qǐng)進(jìn)入美國國家階段時(shí)，在某些情況下，申請(qǐng)人可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。例如，在進(jìn)入美國國家階段時(shí)發(fā)現(xiàn)遺漏了某些內(nèi)容，或者是技術(shù)有改進(jìn)，或者是發(fā)現(xiàn)專利申請(qǐng)需要適用于PCT申請(qǐng)無法適用條款或者標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)明單一性問題，或者是加速審查的適用條件等。
第五種，在專利授權(quán)時(shí)，申請(qǐng)人仍想要尋求其他權(quán)利要求的保護(hù)，可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。專利申請(qǐng)授權(quán)時(shí)，若申請(qǐng)人想修改授權(quán)范圍或者授權(quán)文本，美國專利法中向申請(qǐng)人提供了一種再頒（Reissue）專利程序。但是再頒專利程序僅適用于專利申請(qǐng)中出現(xiàn)錯(cuò)誤（error）的情況下，對(duì)于修改的范圍是有極大限制的。若申請(qǐng)人無法通過再頒程序進(jìn)行專利的修改或者想要獲得其他權(quán)利要求的保護(hù)時(shí)，可以考慮利用繼續(xù)申請(qǐng)案。
第六種，當(dāng)在母案申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上市了規(guī)避該專利的產(chǎn)品，可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。在這種情況下，申請(qǐng)人可以針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品進(jìn)行有針對(duì)性的繼續(xù)申請(qǐng)案，當(dāng)然前提是母案申請(qǐng)中已經(jīng)披露了部分或者全部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的技術(shù)方案。
第七種，當(dāng)申請(qǐng)人希望隱藏其真正想要保護(hù)的技術(shù)方案，希望迷惑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。在這種情況下，申請(qǐng)人提交的母案申請(qǐng)通常并不是申請(qǐng)人想獲得的保護(hù)范圍，而在后續(xù)申請(qǐng)中提交多件繼續(xù)申請(qǐng)案來隱藏自己實(shí)際想要保護(hù)的技術(shù)方案。申請(qǐng)人真正想要保護(hù)的范圍隱藏在母案和多件繼續(xù)申請(qǐng)案之中，從而實(shí)現(xiàn)威懾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的作用。這類策略常見于藥企。
第八種，當(dāng)一件產(chǎn)品研發(fā)周期長，且不斷進(jìn)化時(shí)，申請(qǐng)人可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)。在此種情況下，只要是在母案披露的范圍內(nèi)，CA案可以對(duì)于產(chǎn)品未來的發(fā)展提供保護(hù)，若不在母案披露的范圍內(nèi)，CIP案也可以繼續(xù)對(duì)于產(chǎn)品新添加的改進(jìn)部分提供保護(hù)途徑。CIP案的普遍運(yùn)用可以很好地隱藏申請(qǐng)人產(chǎn)品的研發(fā)方向，從而起到干擾其商業(yè)對(duì)手的作用，降低仿制、山寨其產(chǎn)品的速度。這類策略常見于藥企。
第九種，在美國司法實(shí)踐出現(xiàn)影響較大的新判例時(shí)，申請(qǐng)人可以考慮提交繼續(xù)申請(qǐng)案。美國是典型的判例法國家，一旦司法實(shí)踐中出現(xiàn)了有重大意義的判例，那么母案申請(qǐng)中的權(quán)利保護(hù)布局可能就不再合適了。鑒于判例法國家，司法實(shí)踐導(dǎo)致法律適用的不確定性，提交繼續(xù)申請(qǐng)案將能適應(yīng)這種司法實(shí)踐的變化，申請(qǐng)人根據(jù)最新的法律動(dòng)態(tài)，對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)范圍進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整。
當(dāng)然，美國繼續(xù)申請(qǐng)案還是有其不足之處的，這些限制也是為了避免申請(qǐng)人濫用程序。此處來看，CIP案的不足之處就尤為明顯。繼續(xù)申請(qǐng)案的申請(qǐng)日是和母案申請(qǐng)日保持一致的，也就說是申請(qǐng)人雖然可以較好的管理母案和繼續(xù)申請(qǐng)案，但是由于美國發(fā)明專利保護(hù)期限是自專利申請(qǐng)日起20年，所以在后授權(quán)的繼續(xù)申請(qǐng)案不得不喪失一些保護(hù)期限。尤其是對(duì)于CIP案來說，例如申請(qǐng)人在母案申請(qǐng)方案a+b上進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)方案c。若申請(qǐng)人想要保護(hù)技術(shù)方案c，在母案未決且尚在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)的情況下，申請(qǐng)人可以考慮是基于母案的優(yōu)先權(quán)提交了一件全新的完整申請(qǐng)，或者基于母案申請(qǐng)?zhí)峤灰患﨏IP案。若母案的申請(qǐng)日為2001年5月10日，在不計(jì)算期限調(diào)整（PTA）且按期繳納年費(fèi)的情況下，母案專利保護(hù)到期日應(yīng)為2021年5月10日。若申請(qǐng)人在2002年5月10日基于母案申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)提交了一件全新的完整申請(qǐng)，那么新申請(qǐng)獲得的專利權(quán)保護(hù)期限應(yīng)截止至2022年5月10日。若申請(qǐng)人只是基于母案申請(qǐng)?zhí)峤涣薈IP案，那么CIP案獲得的專利權(quán)（包括新添加的技術(shù)方案c）保護(hù)期限截止日也是和母案一樣在2021年5月10日。在這種情況下，新添加的技術(shù)方案c就喪失了1年的保護(hù)期限，對(duì)于某些技術(shù)領(lǐng)域的專利來說，1天的保護(hù)期限就可能產(chǎn)生巨大的收益。除了保護(hù)期限以外，由于CIP案的說明書通常改動(dòng)也比較大，因此審查員根據(jù)美國專利法35 U.S.C. 第112款進(jìn)行是否有共同披露的判斷時(shí)也會(huì)相對(duì)復(fù)雜。另外，由于技術(shù)方案c是添加的內(nèi)容，其判斷新穎性和創(chuàng)造性的基準(zhǔn)日為CIP案申請(qǐng)日，這就導(dǎo)致母案申請(qǐng)有可能成為技術(shù)方案c的現(xiàn)有技術(shù)或者在CIP案申請(qǐng)日之前可能出現(xiàn)其他的現(xiàn)有技術(shù)破壞掉技術(shù)方案c的可專利性。因此，這就意味著申請(qǐng)人在考慮提交CIP案時(shí)，必須要慎重：建議申請(qǐng)人在提交CIP案時(shí)，充分考慮新添加的技術(shù)方案c與在先申請(qǐng)披露的內(nèi)容之間的區(qū)別；建議申請(qǐng)人盡早的提交CIP案，比如在母案技術(shù)方案披露后的1年之內(nèi)提交；建議申請(qǐng)人可以只在母案申請(qǐng)出現(xiàn)錯(cuò)誤、需要更改發(fā)明人信息以及需要補(bǔ)充數(shù)據(jù)時(shí)，提交CIP案。
美國繼續(xù)申請(qǐng)案系統(tǒng)確實(shí)靈活多樣，為申請(qǐng)人提供了多種提交策略。但是申請(qǐng)人不能因?yàn)槔^續(xù)申請(qǐng)案的優(yōu)點(diǎn)就盲目地選擇以繼續(xù)申請(qǐng)案的模式來保護(hù)發(fā)明構(gòu)思，必須從發(fā)明構(gòu)思本身以及產(chǎn)品本身的特點(diǎn)出發(fā)，選擇最適合的申請(qǐng)策略。