文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 邢雨辰

　　目前，世界上絕大多數(shù)國家的專利申請實質(zhì)審查中均會考慮待審查的發(fā)明是否具有新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性。其中，新穎性和工業(yè)實用性在各個國家的規(guī)定大同小異——前者主要判斷在有效申請日之前是否存在符合權(quán)利要求表述的現(xiàn)有技術(shù)，后者主要判斷發(fā)明是否能夠被制造使用并產(chǎn)生積極的效果。相比之下，雖然中、歐、日、韓等大多數(shù)國家的專利法規(guī)以及專利合作條約均從“顯而易見”的角度對創(chuàng)造性進行了規(guī)定，但美國為適應(yīng)其判例法體系以及早先“先發(fā)明制”的特殊制度，在創(chuàng)造性的主客觀判斷標準上具有非常明顯的獨特性。然而，縱然在全球大勢中獨樹一幟，考慮到美國的經(jīng)濟體量以及市場地位，其規(guī)則仍然對各個企業(yè)在國際上的專利布局與業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

　　以下，筆者將從各個方面簡要分析美國專利申請創(chuàng)造性審查的獨特性。為了便于比較，本文主要選擇了官方語言和申請量與美國較為相近的歐洲專利局作為示例，以代表中國等其他主要國家或地區(qū)的創(chuàng)造性審查過程。

　　首先，來看對創(chuàng)造性的法定要求，即專利法規(guī)在條文中如何對創(chuàng)造性進行限定。

　　美國專利法中對創(chuàng)造性的要求出現(xiàn)在35 U.S.C.103，其從否定的角度規(guī)定了什么樣的發(fā)明不能夠獲得專利權(quán)，具體內(nèi)容如下。

　　A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.

　　其中所提及的102條款即新穎性規(guī)定。

　　而歐洲專利條約在創(chuàng)造性的規(guī)定上與中國專利法較為類似，其首先在Art.52（1）中規(guī)定了什么樣的發(fā)明可以被授予專利權(quán)，即發(fā)明授權(quán)的前提是具有新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性，然后，其在Art. 56中對創(chuàng)造性進行了解釋，具體內(nèi)容如下。

　　An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

　　其中所提及的Art.54（3）即現(xiàn)有技術(shù)中申請日在先、公開日在后的專利申請，即中國專利法規(guī)中為人熟知的“抵觸申請概念”。

　　從以上法定要求中可以看出，美國專利法中對創(chuàng)造性的要求和歐洲專利條約有著明顯的共同點，大致可體現(xiàn)在以下兩個方面。首先，創(chuàng)造性評價的重要標準是“顯而易見性”（obvious），即通過現(xiàn)有技術(shù)來評判發(fā)明是否顯而易見，若顯而易見則不滿足創(chuàng)造性的要求。其次，評判的客觀執(zhí)行者是本領(lǐng)域一般技術(shù)人員（a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains），即是否顯而易見需要基于發(fā)明涉及的領(lǐng)域內(nèi)一般技術(shù)人員的知識來進行評價。以上兩個共同點在中國專利法規(guī)中也常有涉及，這里不做詳細分析。

　　同樣的，從以上法定要求中也可以看出美國專利法和歐洲專利條約幾個明顯的不同點。

　　首先是所選用對比文件的時間屬性。與中國專利審查一致，歐洲專利條約在Art.56中明確指出創(chuàng)造性評價時需要排除抵觸申請，即在本發(fā)明申請日時另一對比申請已經(jīng)遞交但尚未公開，那么該對比申請并不會破壞本發(fā)明的創(chuàng)造性。但美國專利法103條款中則簡單的限定了本發(fā)明的“有效申請日之前”，即該日期前任何在本領(lǐng)域一般技術(shù)人員所具有的知識均可能破壞本申請的創(chuàng)造性。筆者認為，該規(guī)則的主要原因有兩個方面：一是美國的創(chuàng)造性評判并不基于“三步法”中區(qū)別特征的技術(shù)效果（后面會詳細提及），因此無需考慮抵觸申請的內(nèi)容是否為發(fā)明人所得知；二是與使用了哪些成形的專利申請文件相比，美國的創(chuàng)造性評判更關(guān)心新發(fā)明中的概念使用了哪些公眾知識。從一定程度上來說，以上原因可以視為2017年美國發(fā)明法（AIA）生效前美國“先發(fā)明制”專利制度的延續(xù)——只要是申請日前本領(lǐng)域內(nèi)的知識足夠讓一件發(fā)明顯而易見，那么不管這一知識有沒有形成申請文件，均應(yīng)該對本發(fā)明的申請產(chǎn)生影響。

　　其次是創(chuàng)造性的主要的評價對象。與中國專利法類似，雖然歐洲專利條約中只是要求發(fā)明本身具有創(chuàng)造性，但在其審查指南的詳細規(guī)則中確定了“三步法”作為評價“顯而易見”的主要框架，即，確定區(qū)別特征——確定區(qū)別特征的技術(shù)效果——確定區(qū)別特征在本發(fā)明和對比文件中的作用是否一致。因此，創(chuàng)造性的主要評價對象實質(zhì)上是區(qū)別特征及其技術(shù)效果。然而在美國專利法103條款中，明確指出了評價“顯而易見”的對象是“作為一個整體的發(fā)明”，而非發(fā)明各個特征中的某一個部分。這使得美國專利法的創(chuàng)造性評價并不如中國和歐洲法規(guī)中評價那么明晰，同時也使得審查員在評價時可能存在較重的主觀因素。然而必須指出，這一規(guī)則與美國的判例法體系有比較大的關(guān)聯(lián)，即，其對現(xiàn)存的“顯而易見”評價體系的約束并非是固定的條文，而是由一系列判例逐步修正得到的。

　　這里比較有趣的一點是，雖然美國審查中并不適用簡單明晰的“三步法”分析，但美國審查中仍然會采用類似的套路，即先比較本發(fā)明與主要對比文件的區(qū)別特征，然后指明該區(qū)別特征被次要對比文件所公開。然而，接下來并不會分析該區(qū)別特征在本發(fā)明與次要對比文件中的作用是否相似或者相同，而會直接轉(zhuǎn)入非常模糊的“顯而易見”結(jié)論。通常的情況是，審查員在審查通知中會直接指出，因為主要對比文件和次要對比文件屬于相同或者相近的技術(shù)領(lǐng)域，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將該區(qū)別特征應(yīng)用于主要對比文件中，所以本發(fā)明是顯而易見的。對于熟悉中國和歐洲類似審查過程的人來說，以上推理過程仿佛是從嚴謹論述急轉(zhuǎn)直下到無厘頭拒絕的“虎頭蛇尾”，看上去可以基于經(jīng)驗提出一堆的反駁理由。但如果直接使用“三步法”進行反駁，審查員又往往堅持己見不為所動。究其原因，主要在于以上法定要求的區(qū)別以及部分判例的約束使得美國專利申請的創(chuàng)造性審查邏輯與“三步法”有著較大的區(qū)別。

　　現(xiàn)階段美國專利申請創(chuàng)造性審查標準主要是由Graham v.John Deere Co.（1966）.383 US 1,148 USPQ 459.一案確立的。在該案中，要求創(chuàng)造性按照以下四個步驟來從整體上判斷一個發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系：（1）確定現(xiàn)有技術(shù)所具有的范圍；（2）本發(fā)明中技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)的差異；（3）確定本發(fā)明相關(guān)領(lǐng)域在有效申請日之前的技術(shù)水平；（4）考慮輔助性客觀證據(jù)，判斷是否顯而易見。基于以上步驟，實踐中對審查員的要求往往是采用“教導(dǎo)——啟示——動機”的邏輯來進行判斷。然而在后續(xù)實踐中，對比文件的教導(dǎo)雖然較為客觀，其所提供的啟示卻相對模糊一些，而在動機問題上主觀因素往往導(dǎo)致審查員和申請人的看法想去甚遠。于是在以上框架下，USPTO借助美國高級法院KSR Int’l Co.v.Teleflex Inc. (2007).127 S.Ct.1727,1743一案進一步細化了六種“顯而易見”的類型供審查員參考，并強調(diào)這六種類型“并非窮舉”。這六種類型簡要概括如下：

　　（1）根據(jù)已知方法結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)中的元素以產(chǎn)生可預(yù)知的結(jié)果；

　?。?）簡單的替換已知技術(shù)中的一種元素，并獲得可預(yù)知的結(jié)果；

　　（3）基于已知技術(shù)，用已知方式改進相似的主體；

　?。?）基于已知技術(shù)，在已知主體上得到可預(yù)知的結(jié)果；

　?。?）有限數(shù)量、可預(yù)知方案、具有合理成功預(yù)期的選擇中確定一種（即“明顯嘗試”）；

　　（6）已知技術(shù)在同一領(lǐng)域或另一領(lǐng)域內(nèi)的可預(yù)知變體，另一領(lǐng)域與該領(lǐng)域基于同一動機（incentive）或市場力量（market force）。

　　在這些標準的基礎(chǔ)上，首先需要指出美國和歐洲在創(chuàng)造性的“顯而易見”判斷在邏輯上具有一定共性。比如，要求在對比文件的結(jié)合上嚴格排除從本發(fā)明中才能獲得的知識以避免“后見之明”、對比文件結(jié)合的啟示除來自于對比文件本身之外亦可來自于公知常識、以及判斷過程是基于對比文件結(jié)合后的一個整體而非單個對比文件的內(nèi)容。這些共性使得在一部分情況下，同一發(fā)明的創(chuàng)造性在不同兩種體制面對相同或者相近的對比文件，并且能夠采用一致的爭辯思路。

　　同時與這些標準密切相關(guān)的，還有基于美國各種歷史判例所帶來的一系列區(qū)別。在此，筆者結(jié)合自身處理專利申請中創(chuàng)造性問題的經(jīng)驗，簡要總結(jié)了美國和歐洲審查中涉及創(chuàng)造性的判斷邏輯上的幾個主要區(qū)別。

　　首先是技術(shù)領(lǐng)域。在“三步法”的限制下，歐洲以及中國的創(chuàng)造性審查要求，區(qū)別特征需要解決相同或者相似的問題才可以將對比文件結(jié)合使用，這往往將主、次要對比文件限制在了統(tǒng)一技術(shù)領(lǐng)域之中。然而，在美國的審查中，只有當(dāng)對比文件既不屬于同一領(lǐng)域也不解決相關(guān)的問題時，才可以被認為是不相關(guān)的（non-analogous）文件提出抗辯。換言之，解決不同問題但處于同一領(lǐng)域、或者同一領(lǐng)域解決不同問題的對比文件均可以任意結(jié)合。相關(guān)案件：In re Oetiker,977 F.2d 1443,24 USPQ2d 1443 (Fed.Cir.1992).

　　其次是基于對比文件的推論。在歐洲以及中國的創(chuàng)造性審查中，申請人往往可以基于次要對比文件的區(qū)別進行一定的推導(dǎo)，以得出其目的與功能與主要對比文件技術(shù)的目的與功能相左，從而以“反向教導(dǎo)”來抗辯。然而在美國的審查中，申請人基于對比文件所做出的推導(dǎo)如果不能被確定無誤認為是一種必然的結(jié)果，則無法對創(chuàng)造性評價產(chǎn)生任何影響。相關(guān)案件：Ex parte Obiaya,227 USPQ 58,60（Bd.Pat.App.&Inter.1985）.

　　第三是特征的結(jié)合。同樣受限于“三步法”，歐洲和中國的創(chuàng)造性審查主要是在討論次要對比文件的區(qū)別特征能否結(jié)合進入主要對比文件的技術(shù)中，從而使得二者的結(jié)合明確的教導(dǎo)出本發(fā)明。而在美國的審查過程中，特征是否可以結(jié)合以及明確教導(dǎo)是否存在并非進行創(chuàng)造性判定的必要條件，而主要在于從整體上看對比文件組合在一起能夠給予本發(fā)明的啟示。相關(guān)案件：In re Keller, 642 F.2d 413,208 USPQ 871 (CCPA 1981).

　　第四是前序的影響。雖然在國內(nèi)審查中相對較為寬松，但歐洲審查往往都會要求權(quán)項中前序和特征部分用“其特征在于”進行明確的劃分，而在判斷創(chuàng)造性時主要考慮的是特征部分。在美國的審查過程中，通常情況下也是不將前序或者主題部分視為創(chuàng)造性判斷對象的一部分的，但有例外的情況：如果特征部分中的元素從需要依賴于前序中的元素，那么允許在創(chuàng)造性判斷中使用前序部分。相關(guān)案件：In re Hirao,535 F.2d 67,190 USPQ 15 (CCPA 1976) and Kropa v.Robie,187 F.2d 150,152,88 USPQ 478,481(CCPA 1951).

　　從以上區(qū)別可以看出，由于美國的創(chuàng)造性審查對于對比文件的結(jié)合設(shè)置了較寬松的限制，且對于“顯而易見”的評價有較多的主觀因素，其實質(zhì)上給發(fā)明滿足創(chuàng)造性要求提出了跟高的要求，也增加了答復(fù)審查意見時的創(chuàng)造性爭辯難度。在考慮Graham案和KSR案所確立的標準的大背景下，申請人以及代理人可以結(jié)合以上區(qū)別來嘗試規(guī)避答復(fù)創(chuàng)造性問題時可能出現(xiàn)的一些陷阱，避免僵硬套用“三步法”思路，節(jié)省答復(fù)成本，從而加快案件的審查進程。