文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉佳

　　摘要：為了限制等同原則的適用，防止專利權(quán)人將專利授權(quán)或?qū)＠麩o(wú)效程序中放棄的技術(shù)方案在專利侵權(quán)案件中重新納入專利權(quán)保護(hù)范圍，禁止反悔原則被適用到專利侵權(quán)判定中。本文從一個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，對(duì)“放棄的技術(shù)方案”在禁止反悔原則中的理解和適用進(jìn)行了討論。

　　關(guān)鍵詞：禁止反悔原則 等同原則 放棄的技術(shù)方案 權(quán)利要求的修改 保護(hù)范圍的認(rèn)定

　　2010年1月1日起實(shí)施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第6條對(duì)禁止反悔原則的適用進(jìn)行了明確規(guī)定：“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者專利無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。其中，對(duì)于“放棄的技術(shù)方案”的理解和適用，并沒有規(guī)定具體的規(guī)則和約束，因此，這也成為司法審判中爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。

　　一、關(guān)于等同原則與禁止反悔原則

　　等同原則是全世界國(guó)家的專利系統(tǒng)內(nèi)都具有的一條法律原則。即使某一方侵權(quán)產(chǎn)品或方法并沒有正好落入某專利的權(quán)利要求的字面范圍內(nèi)，但卻等同于權(quán)利要求所保護(hù)的發(fā)明時(shí)，等同原則允許法庭判決該方侵犯他人專利。我國(guó)最高院《司法解釋》對(duì)等同原則規(guī)定了兩個(gè)適用條件，一是被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求中的技術(shù)特征以基本相同的手段、實(shí)現(xiàn)基本相同的功能、達(dá)到基本相同的效果，二是從權(quán)利要求中的技術(shù)特征到被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)改造對(duì)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)講是顯而易見的。由此可見，等同方案可以看成是權(quán)利要求字面記載的技術(shù)方案（下稱字面方案）的擴(kuò)展方案，等同方案與字面方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)做出了相同的技術(shù)貢獻(xiàn)，因此，兩者的等同特征應(yīng)是基本相同的手段并能夠起到基本相同的作用，從而使得等同方案與字面方案實(shí)現(xiàn)基本相同的功能并達(dá)到基本相同的效果。

　　禁止反悔原則是英美法中的一項(xiàng)衡平法原則，其基本含義是，一方當(dāng)事人已經(jīng)做出了某種行為，并且被他人所信賴，該當(dāng)事人以后就不能再否認(rèn)該行為以損害他們的利益。在專利法的司法實(shí)踐中，在司法實(shí)踐中，禁止反悔原則，一般是作為對(duì)等同原則的限制性規(guī)則來(lái)適用的。該原則禁止專利權(quán)人對(duì)通過(guò)審查過(guò)程中為了獲得授權(quán)而放棄的內(nèi)容適用等同原則。其宗旨在于防止專利權(quán)人采取出爾反爾的策略，即在審查過(guò)程中為了容易地獲得專利權(quán)而對(duì)專利保護(hù)范圍進(jìn)行各種限制性的修改或解釋，或者強(qiáng)調(diào)某個(gè)技術(shù)特征的重要性，在授權(quán)之后的侵權(quán)訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術(shù)特征可有可無(wú)，以圖應(yīng)用等同原則來(lái)覆蓋被控侵權(quán)產(chǎn)品。由此可見，禁止反悔原則的初衷和目的，是要規(guī)范專利權(quán)人在申請(qǐng)專利和專利無(wú)效中的行為，平衡專利權(quán)人的利益與社會(huì)公共利益，而并不只是作為一種限制專利權(quán)人主張等同的工具，用來(lái)限制專利權(quán)的保護(hù)范圍。

　　從禁止反悔原則起源地美國(guó)來(lái)看，其最高院已經(jīng)通過(guò)判例明確了，權(quán)利要求的修改是等同原則的“彈性障礙”規(guī)則，同時(shí)也為禁止反悔原則的適用范圍提供了規(guī)則條件，其中就包括，禁止反悔的適用，只是針對(duì)經(jīng)過(guò)修改而放棄的內(nèi)容，并不導(dǎo)致修改后的技術(shù)特征就完全不能再適用等同原則。

　　二、實(shí)際案例的案情介紹

　　2005年2月23日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予北京實(shí)益拓展科技有限責(zé)任公司（下稱實(shí)益公司）“自動(dòng)消防泄壓閥”實(shí)用新型專利權(quán)（下稱本專利）。在本專利授權(quán)公告文本中，記載了以下3項(xiàng)權(quán)利要求：

　　1、自動(dòng)消防泄壓閥，包括閥體和設(shè)置于該閥體空腔內(nèi)的葉片，其特征在于：所述葉片連接有驅(qū)動(dòng)裝置。

　　2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的自動(dòng)消防泄壓閥，其特征在于：所述驅(qū)動(dòng)裝置為壓差控制驅(qū)動(dòng)裝置。

　　3、根據(jù)權(quán)利要求2所述的自動(dòng)消防泄壓閥，其特征在于：所述壓差控制驅(qū)動(dòng)裝置包括電磁牽引器和控制該電磁牽引器動(dòng)作的測(cè)壓裝置，所述電磁牽引器的牽引連桿與所述葉片相連接。

　　2007年3月19日，陜西三安科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱三安公司）對(duì)本專利提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。在無(wú)效宣告程序中，實(shí)益公司對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，刪除了原權(quán)利要求1和原權(quán)利要求2，使得原權(quán)利要求3成為修改后的權(quán)利要求1。專利復(fù)審委員會(huì)在專利權(quán)人修改的權(quán)利要求書的基礎(chǔ)上，維持了專利權(quán)有效。

　　2008年5月4日，三安公司提起訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)三安公司生產(chǎn)的自動(dòng)泄壓口不侵犯實(shí)益公司擁有的本專利的專利權(quán)。一審法院認(rèn)為，被控侵權(quán)產(chǎn)品與上述修改后的權(quán)利要求1相比，一個(gè)主要的區(qū)別特征在于，被控侵權(quán)產(chǎn)品中沒有電磁牽引器，而是使用了電動(dòng)機(jī)。對(duì)此，專利權(quán)人認(rèn)為，電磁牽引器與電動(dòng)機(jī)屬于等同的技術(shù)特征。被控侵權(quán)人認(rèn)為，修改后的權(quán)利要求1應(yīng)適用禁止反悔原則確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。而一審法院認(rèn)為，由于專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求中刪除了原權(quán)利要求1和2，若將“電磁牽引器”等同擴(kuò)大到“電動(dòng)機(jī)”，導(dǎo)致的后果就是違反了禁止返回原則，因此，即使上述被控侵權(quán)產(chǎn)品中的“電動(dòng)機(jī)”技術(shù)特征與專利保護(hù)的“電磁牽引器”技術(shù)特征等同能夠成立，根據(jù)禁止返回原則，亦不能以等同為由主張侵權(quán)成立。也就是說(shuō)，一審法院支持了被控侵權(quán)人的主張，適用了禁止反悔原則來(lái)確定技術(shù)特征“電磁牽引器”所限定的保護(hù)范圍。二審法院維持了一審判決，但并沒有適用禁止反悔原則。

　　三、兩個(gè)矛盾

　　在上述案件中，一審判決對(duì)禁止反悔原則做出了明確表態(tài)：由于在無(wú)效過(guò)程中刪除權(quán)利要求，即使技術(shù)特征符合等同條件也要適用禁止反悔原則，從而不能適用等同原則。具體到案件本身，法院的判斷邏輯在于：原權(quán)利要求1使用的是“驅(qū)動(dòng)裝置”，原權(quán)利要求2使用的是“壓差控制驅(qū)動(dòng)裝置”，修改后權(quán)利要求1使用的是“電磁牽引器”，因此，專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中刪除了原權(quán)利要求1和原權(quán)利要求2，就相當(dāng)于放棄了除電磁牽引器之外的所有驅(qū)動(dòng)裝置，不能再主張包括電動(dòng)機(jī)在內(nèi)的其他驅(qū)動(dòng)裝置與電磁牽引器屬于等同特征。

　　但是，假設(shè)專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中沒有修改權(quán)利要求，按照上述無(wú)效宣告程序的決定，專利復(fù)審委員會(huì)有可能會(huì)認(rèn)定原權(quán)利要求1和原權(quán)利要求2無(wú)效并維持原權(quán)利要求3有效。這種假設(shè)情況下本專利被維持的原權(quán)利要求3與專利權(quán)人通過(guò)刪除原權(quán)利要求1和2得到被維持的修改后權(quán)利要求1，實(shí)際上是一致的。但按照上述一審法院的判決邏輯，如果專利權(quán)人刪除了原權(quán)利要求1和2，則專利權(quán)人不能再主張電動(dòng)機(jī)與電磁牽引器屬于等同特征，而如果專利權(quán)人沒有修改權(quán)利要求，即專利權(quán)人沒有放棄任何技術(shù)方案，則專利權(quán)人仍可以主張電動(dòng)機(jī)與電磁牽引器屬于等同特征?？梢?，按照上述一審法院的判決邏輯，專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中采取了不同的策略手段而最終得到了相同權(quán)利要求，但卻導(dǎo)致了禁止反悔原則是否適用的不同認(rèn)定，從而導(dǎo)致了相同的權(quán)利要求卻被認(rèn)定成不同的保護(hù)范圍。因此，這樣的判斷邏輯實(shí)際上是存在矛盾的，有不合邏輯之處。

　　針對(duì)上述的矛盾，有觀點(diǎn)認(rèn)為，專利無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改并非都導(dǎo)致禁止反悔，只有符合“為了獲得專利”這一目的而對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行的修改，才應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。具體到上述案件，該觀點(diǎn)認(rèn)為，專利權(quán)人在專利無(wú)效宣告程序中刪除原權(quán)利要求1和2，是為了節(jié)省無(wú)效審查程序，而不是為了使專利權(quán)被維持有效，因此，刪除原權(quán)利要求1和2的修改，并不適用禁止反悔原則，也就是說(shuō)，修改后的權(quán)利要求1可以適用等同規(guī)則，電磁牽引器可以等同擴(kuò)大到電動(dòng)機(jī)。

　　但是，假設(shè)在實(shí)審階段專利權(quán)人將原權(quán)利要求2和3的附加技術(shù)特征添加到原權(quán)利要求1，則所得到的修改后權(quán)利要求1與前述專利無(wú)效宣告程序中通過(guò)刪除原權(quán)利要求1和2而得到的修改后權(quán)利要求1，實(shí)質(zhì)上是一致的。但按照上述觀點(diǎn)的判斷邏輯，刪除原權(quán)利要求1和2的修改，不是為了使原權(quán)利要求3（即修改后權(quán)利要求1）被維持有效，則專利權(quán)人仍可以主張電動(dòng)機(jī)與電磁牽引器屬于等同特征，而在原權(quán)利要求1中添加附加技術(shù)特征的修改，是為了修改后的權(quán)利要求1獲得授權(quán)，故專利權(quán)人不能再主張電動(dòng)機(jī)與電磁牽引器屬于等同特征?？梢?，按照上述觀點(diǎn)的判斷邏輯，專利權(quán)人采取了不同的修改手段而最終得到了相同權(quán)利要求，但卻導(dǎo)致了禁止反悔原則是否適用的不同認(rèn)定，從而導(dǎo)致了相同的權(quán)利要求卻被認(rèn)定成不同的保護(hù)范圍。因此，這樣的判斷邏輯實(shí)際上是存在矛盾的，有不合邏輯之處。

　　筆者看來(lái)，上述兩種判斷邏輯的分歧僅僅在于權(quán)利要求是否有修改，即，對(duì)于通過(guò)刪除原權(quán)利要求1和2而使得原權(quán)利要求3變成修改后權(quán)利要求1，一種判斷邏輯認(rèn)為修改后權(quán)利要求1是專利權(quán)人通過(guò)修改獲得的，因而應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則，另一種判斷邏輯認(rèn)為修改后權(quán)利要求1就是原權(quán)利要求3，并不是專利權(quán)人通過(guò)修改獲得的，因而不應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。但實(shí)際上，上述兩種判斷邏輯都是將修改后權(quán)利要求的字面方案之外的所有方案認(rèn)定為專利權(quán)人通過(guò)修改權(quán)利要求而放棄的技術(shù)方案，因此，兩者均存在針對(duì)相同技術(shù)方案得到不同保護(hù)范圍的矛盾。

　　四、“放棄的技術(shù)方案”不應(yīng)被理解成修改后的技術(shù)特征都完全不適用等同原則

　　從前述禁止反悔原則和等同原則的介紹可以看出，通過(guò)權(quán)利要求的修改放棄的技術(shù)方案，不應(yīng)被理解成，修改后的技術(shù)特征都完全不適用等同原則。實(shí)際上，放棄的技術(shù)方案是專利權(quán)人為了獲取專利權(quán)而從原保護(hù)范圍中剔除掉的技術(shù)方案，也就是說(shuō)，專利權(quán)人剔除掉這些技術(shù)方案是為了使得克服原權(quán)利要求的某種缺陷，但這并不表示，修改后權(quán)利要求的字面方案之外的所有方案必須都剔除掉，原權(quán)利要求的缺陷才能克服。因此，專利權(quán)人通過(guò)修改權(quán)利要求而放棄的技術(shù)方案，并非包括修改后權(quán)利要求的字面方案之外的所有方案。

　　以最常見的創(chuàng)造性問(wèn)題為例，假設(shè)專利權(quán)人在申請(qǐng)專利或?qū)＠麩o(wú)效中，為了克服原權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的問(wèn)題對(duì)原權(quán)利要求進(jìn)行了修改，從而使得修改后的權(quán)利要求相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有滿足創(chuàng)造性的技術(shù)貢獻(xiàn)。通過(guò)這樣的修改方式，專利權(quán)人放棄的技術(shù)方案，應(yīng)當(dāng)是原權(quán)利要求的保護(hù)范圍中不具有該技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)方案。對(duì)于修改后權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，由于其等同方案與字面方案采用基本相同的手段、實(shí)現(xiàn)基本相同的功能且達(dá)到基本相同的效果，兩者實(shí)際上都是具有該技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人通過(guò)修改而放棄的技術(shù)方案，實(shí)際上并不包括修改后權(quán)利要求的等同方案。

　　舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)原權(quán)利要求1包括技術(shù)特征ABC，專利權(quán)人在申請(qǐng)專利或?qū)＠麩o(wú)效中，為了克服原權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性的問(wèn)題對(duì)原權(quán)利要求1進(jìn)行了修改，修改后的權(quán)利要求1包括技術(shù)特征ABCD，從而使得修改后的權(quán)利要求1相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有滿足創(chuàng)造性的技術(shù)貢獻(xiàn)。

　　假設(shè)被控侵權(quán)產(chǎn)品覆蓋了技術(shù)特征ABCG，技術(shù)方案ABCG不具有該技術(shù)貢獻(xiàn)，因此，技術(shù)方案ABCG與ABCD不是等同方案，技術(shù)特征G與D也不屬于等同特征，技術(shù)方案ABCG屬于專利權(quán)人通過(guò)上述修改而放棄的技術(shù)方案，因而適用禁止反悔原則，技術(shù)方案ABCG不屬于修改后權(quán)利要求要求1的保護(hù)范圍。

　　假設(shè)被控侵權(quán)產(chǎn)品覆蓋了技術(shù)特征A’BCD，技術(shù)方案A’BCG具有該技術(shù)貢獻(xiàn)，技術(shù)方案ABCG不屬于專利權(quán)人通過(guò)上述修改而放棄的技術(shù)方案，因而不適用禁止反悔原則。若技術(shù)特征A’與A屬于等同特征，技術(shù)方案A’BCD與ABCD是等同方案，則技術(shù)方案A’BCD屬于修改后權(quán)利要求要求1的保護(hù)范圍。

　　假設(shè)被控侵權(quán)產(chǎn)品覆蓋了技術(shù)特征ABCD’，技術(shù)方案ABCD’具有該技術(shù)貢獻(xiàn)，技術(shù)方案ABCD’不屬于專利權(quán)人通過(guò)上述修改而放棄的技術(shù)方案，因而不適用禁止反悔原則。若技術(shù)特征D’與D屬于等同特征，技術(shù)方案ABCD’與ABCD是等同方案，則技術(shù)方案ABCD’屬于修改后權(quán)利要求要求1的保護(hù)范圍。

　　基于上述對(duì)“放棄的技術(shù)方案”的理解，在適用禁止反悔原則時(shí)，筆者認(rèn)為，可以嘗試從以下角度來(lái)判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品是否屬于專利權(quán)人通過(guò)修改權(quán)利要求而放棄的技術(shù)方案：

　　首先，確定專利權(quán)人通過(guò)權(quán)利要求的修改是為了克服原權(quán)利要求的什么缺陷；

　　其次，確定修改后的權(quán)利要求中能夠起到克服該缺陷的技術(shù)內(nèi)容，則專利權(quán)人通過(guò)這種修改而放棄的技術(shù)方案即為原權(quán)利要求的保護(hù)范圍中不具有該技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)方案；

　　再次，根據(jù)被控侵權(quán)產(chǎn)品是否具有該技術(shù)內(nèi)容，確定被控侵權(quán)產(chǎn)品是否屬于專利權(quán)人放棄的技術(shù)方案，從而確定是否適用禁止反悔原則。

　　具體到上述案例，修改后權(quán)利要求1相比于原權(quán)利要求1增加了技術(shù)特征“電磁牽引器和控制該電磁牽引器動(dòng)作的測(cè)壓裝置，所述電磁牽引器的牽引連桿與所述葉片相連接”。從專利無(wú)效宣告程序來(lái)看，專利權(quán)人做出這樣的修改，是為了克服原權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性的問(wèn)題。而且，合議組認(rèn)為，修改后權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的技術(shù)貢獻(xiàn)在于，葉片轉(zhuǎn)軸與驅(qū)動(dòng)裝置之間采用牽引連桿連接，從而能夠?qū)崿F(xiàn)準(zhǔn)確的葉片的自動(dòng)啟閉動(dòng)作，從而提供一種能夠有利于保護(hù)防護(hù)區(qū)外墻平實(shí)的密閉性能，又能夠在滅火劑釋放過(guò)程中釋放防護(hù)區(qū)內(nèi)部超壓的可重復(fù)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)功能的自動(dòng)消防泄壓閥。合議組基于該技術(shù)貢獻(xiàn)維持了修改后權(quán)利要求1的專利權(quán)有效。可見，修改后權(quán)利要求1中能夠起到克服創(chuàng)造性問(wèn)題的技術(shù)內(nèi)容在于，葉片轉(zhuǎn)軸與驅(qū)動(dòng)裝置之間采用牽引連桿連接。也就是說(shuō)，專利權(quán)人通過(guò)刪除權(quán)利要求1和2，放棄的技術(shù)方案在于，除了采用牽引連桿之外葉片轉(zhuǎn)軸與驅(qū)動(dòng)裝置之間的其他連接方式，而不是除電磁牽引器之外的其他驅(qū)動(dòng)裝置。實(shí)際上，要使修改后權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，只要保證驅(qū)動(dòng)裝置與葉片轉(zhuǎn)軸之間采用牽引桿連接即可，而“電磁牽引器”與“電動(dòng)機(jī)”都屬于常見的驅(qū)動(dòng)裝置，無(wú)論是采用電磁牽引器還是采用電動(dòng)機(jī)，都不影響修改后權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的判斷結(jié)果。因此，對(duì)于修改后權(quán)利要求1，專利權(quán)人將“電磁牽引器”等同擴(kuò)大到“電動(dòng)機(jī)”，并不應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。

　　以上是筆者對(duì)“放棄的技術(shù)方案”在禁止反悔原則中如何理解和適用的一點(diǎn)思考，其中難免存在不妥之處，還請(qǐng)同行斧正。