文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 郭化雨

　　2023年年底，國務院發(fā)布了《國務院關于修改〈中華人民共和國專利法實施細則〉的決定》，這代表著，針對專利法實施細則的第四次全面修改將自2024年1月20日起施行。

　　本次修改的內(nèi)容很多，作為一名專職處理國內(nèi)電學業(yè)務的代理師，筆者針對本次修改中與國內(nèi)業(yè)務較為相關的部分，簡單談談對此的理解和施行后對實務工作可能帶來的影響。

　　第一點：誠實信用原則

　　涉及條款：

　　新增R11：“第十一條 申請專利應當遵循誠實信用原則。提出各類專利申請應當以真實發(fā)明創(chuàng)造活動為基礎，不得弄虛作假?！?/p>

　　修改R50、R59、R69、R88、R100

　　筆者認為該修改屬于針對非正常申請這種擾亂市場、浪費公共資源的申請行為，本次修改，強化和細化了打擊非正常申請的力度。

　　下列各類行為屬于本規(guī)定所稱非正常申請專利行為：

　?。ㄒ唬┧峤坏亩嗉＠暾埖陌l(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容明顯相同、或者實質(zhì)上由不同發(fā)明創(chuàng)造特征或要素簡單組合變化而形成；

　?。ǘ┧峤粚＠暾埓嬖诰幵?、偽造或變造發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或技術效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計等類似情況的；

　?。ㄈ┧峤欢嗉＠暾埖陌l(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容系主要利用計算機技術等隨機生成的；

　?。ㄋ模┧峤粚＠暾埖陌l(fā)明創(chuàng)造系明顯不符合技術改進或設計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍的。

　　通過本次修改，可以從根本上杜絕非正常申請的行為，而且，本次修改不僅在初審、實審階段引入R11進行非正常申請的判斷，還將R11條引入到無效程序，即R11條可以在確權階段作為無效條款對已授權專利進行無效。

　　以此可有效威懾之前已經(jīng)授權的、有非正常申請嫌疑的專利，降低這類專利在侵權中的使用、濫用可能。

　　第二點：實用新型、外觀設計引入明顯創(chuàng)造性審查

　　涉及條款：修改R50

　　本次修改的R50明確將明顯創(chuàng)造性問題納入實用新型和外觀設計的初審范圍。

　　也就是說，針對實用新型，實用新型的審查范圍不再限于第二十二條第二款（新穎性）、第四款（實用性），而是擴大為整個第二十二條，包括新穎性、創(chuàng)造性和實用性。

　　針對“明顯創(chuàng)造性”的尺度如何把握？

　　筆者認為，可以根據(jù)2023版《專利審查指南》第一部分第二章第11節(jié)的規(guī)定，“有關創(chuàng)造性的審查參照本指南第四部分第六章第4節(jié)的規(guī)定”來進行理解。

　　也就是說，明顯創(chuàng)造性的審查尺度參照無效宣告程序中實用新型專利的審查尺度。

　　這一修改，感覺會大大提升實用新型的授權門檻，原本僅需在申請前簡單考量方案新穎性，之后可能就需要對那些偏向于簡單拼湊的實用新型類交底書進行嚴格案前把關了。

　　當然，好處肯定是會有效提升實用新型的技術質(zhì)量，減少低質(zhì)量實用新型的申請數(shù)量，節(jié)約審查資源，回歸實用新型保護的初心。

　　第三點：程序、文本、期限

　　該點涉及的修改部分較多，挑幾點逐一說明。

　　3.1 電子申請的文件遞交日和送達日

　　涉及條款：修改R4

　　“第四條第二款 以電子形式向國務院專利行政部門提交各種文件的，以進入國務院專利行政部門指定的特定電子系統(tǒng)的日期為遞交日。

　　第七款 國務院專利行政部門以電子形式送達的各種文件，以進入當事人認可的電子系統(tǒng)的日期為送達日?！?/p>

　　這一修改應該是基于數(shù)字化的全面普及后的適應性修改，修改后：電子送達的文件幾乎在文件發(fā)出的同時就到達當事人的電子系統(tǒng)，即送達日將很可能與發(fā)文日相同。因此，申請人將不再享有郵寄送達推定的15日郵路時間。

　　這一修改在24年施行時，可能會影響到尚未答復的審查意見的處理時限，對于主要答復OA的業(yè)務部門來說，對于這批剩余案件的處理可能會有短暫的壓力。

　　好處在于，對于官絕的計算更為直觀，審查流程縮短，降低審查周期。

　　3.2 說明書附圖

　　涉及條款：刪除R121

　　通過本次修改，刪除了“黑色墨水”的制圖要求，修改目的在于：隨著專利證書等文件已經(jīng)全面電子化，附圖是黑白還是彩色，幾乎已經(jīng)沒有任何顯示上的影響，且彩色附圖還能更清楚的表達相應信息。

　　由此取消了原本在顏色上對說明書附圖的制圖限定，使得彩色附圖被允許出現(xiàn)在說明書附圖中。

　　隨著技術進步，目前處理的不少圖像處理方案都和改變圖像顏色有關，而在原制圖要求下，只能通過灰度、線條等來區(qū)分不同顏色的區(qū)塊，否則難以體現(xiàn)案件發(fā)明點。而修改后，代理師在處理這類案件時，制圖的發(fā)揮空間將大大提升，對于代理師來說，確確實實是一件好事，附圖也能更為直觀清晰的體現(xiàn)發(fā)明意圖。

　　第四點：優(yōu)先權制度

　　4.1 優(yōu)先權適用對象的延伸

　　涉及條款：修改R35

　　過去，專利法規(guī)定：在外國提出的發(fā)明、實用新型和外觀設計專利申請享有外國優(yōu)先權；在中國提出的發(fā)明和實用新型專利申請享有本國優(yōu)先權。而在中國提出的外觀設計申請，并不享有本國優(yōu)先權。

　　修改后的專利法將本國優(yōu)先權延伸到在中國提出的外觀設計專利申請。在這一背景下，《細則》完善了優(yōu)先權制度的配套規(guī)則。

　　其中R35修改的內(nèi)容主要包括“外觀設計專利申請人要求本國優(yōu)先權，在先申請是發(fā)明或者實用新型專利申請的，可以就附圖顯示的設計提出相同主題的外觀設計專利申請，……申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?，?u>外觀設計專利申請人要求以發(fā)明或者實用新型專利申請作為本國優(yōu)先權基礎的除外?！?/p>

　　通過本次修改，外觀設計可被允許要求在先申請的發(fā)明、實用新型附圖的優(yōu)先權，這一機制，外觀設計的申請時機的操作空間將會大大增加，同時，針對發(fā)明、實用新型中可能涉及到外觀的說明書附圖，對制圖的要求可能也會提升到對標外觀設計的要求。

　　4.2 優(yōu)先權的改正

　　涉及條款：修改R37

　　“第三十七條 發(fā)明或者實用新型專利申請人要求了優(yōu)先權的，可以自優(yōu)先權日起16個月內(nèi)或者自申請日起4個月內(nèi)，請求在請求書中增加或者改正優(yōu)先權要求?！?/p>

　　對于發(fā)明和實用新型專利而言，申請人即使在提交專利申請時漏填或錯填了某個或某些優(yōu)先權，仍然可以在自優(yōu)先權日起16個月內(nèi)或者自申請日起4個月內(nèi)（以后到期的為準）請求增加或改正優(yōu)先權。

　　增加或改正優(yōu)先權要求的前提是申請人在提交申請時至少要求過一項優(yōu)先權，如果完全沒有要求過優(yōu)先權，則不能增加新的優(yōu)先權。

　　與優(yōu)先權恢復條款相同，該優(yōu)先權增加和修改條款也僅適用于發(fā)明和實用新型而不適用于外觀設計。

　　該修改個人感覺對代理師非常友好和人性化，之前部門中出現(xiàn)過填寫優(yōu)先權信息出錯的情況，這種出錯情況能夠修正的條件非常不易滿足，基本上一旦出錯就會喪失優(yōu)先權。而本次修改后，針對優(yōu)先權信息的調(diào)整、修改空間將大大增加，基本杜絕了因為筆誤導致的不可挽回的問題。

　　4.3 以優(yōu)先權為基礎的“援引加入”制度

　　涉及條款：新增R45

　　“第四十五條 發(fā)明或者實用新型專利申請缺少或者錯誤提交權利要求書、說明書或者權利要求書、說明書的部分內(nèi)容，但申請人在遞交日要求了優(yōu)先權的，可以自遞交日起2個月內(nèi)或者在國務院專利行政部門指定的期限內(nèi)以援引在先申請文件的方式補交。補交的文件符合有關規(guī)定的，以首次提交文件的遞交日為申請日?！?/p>

　　利用作為優(yōu)先權基礎的在先申請的內(nèi)容補正當前申請的說明書或權利要求書所缺失的內(nèi)容。

　　這一做法被稱作“援引加入”制度，在很大程度上方便了申請人利用在先申請完善在后申請的相關內(nèi)容。

　　例如，基于優(yōu)先權的基礎，可以通過該制度將在先申請的全部權利要求和/或說明書直接添加到在后申請中，以實現(xiàn)對在后申請的完善，并避免在先申請中某些技術點被捐獻的情況。

　　第五點：人工智能、大數(shù)據(jù)客體審查基準

　　該修改是針對審查指南的修改，涉及第九章第5.2、6.1&6.2節(jié)

　　筆者感覺，該修改對人工智能、大數(shù)據(jù)的客體問題作出了較大的放寬，很多之前可能具有客體嫌疑的方案在該修改施行后，可能將會被認定為符合保護客體。

　　5.1 雖未限定具體的技術領域，但能夠改進計算機系統(tǒng)內(nèi)部性能，也可以構成專利保護的客體

　　如果方案涉及深度學習、分類、聚類等人工智能、大數(shù)據(jù)算法的改進，該算法與計算機系統(tǒng)的內(nèi)部結構存在特定技術關聯(lián)，能夠解決如何提升硬件運算效率或執(zhí)行效果的技術問題，包括減少數(shù)據(jù)儲存量、減少數(shù)據(jù)傳輸量、提高硬件處理速度等，從而獲得符合自然規(guī)律的計算機內(nèi)部性能改進的技術效果，則屬于專利法第二條第二款規(guī)定的保護客體。

　　筆者感覺，之前在處理這類技術方案時，如果方案涉及通用的模型訓練改進、通用的數(shù)據(jù)分類時，例如僅是針對全部分類模型的模型結構、訓練邏輯改進，又例如是僅針對全部分類場景下的數(shù)據(jù)分類。

　　即使方案本身感覺具有不錯的改進點，但是由于不涉及具體的技術應用場景，還是會非常擔心出現(xiàn)客體問題，并會勸說客戶不要申請或者加入典型應用場景等來規(guī)避。

　　但是通過本次修改，感覺這類方案又有了可申請性，對于代理所、客戶來說，都未嘗不是一件好事。

　　5.2 雖未限定數(shù)據(jù)是技術領域中具有確切技術含義的數(shù)據(jù)，但挖掘出數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關聯(lián)關系符合自然規(guī)律，也可以構成專利保護的客體

　　如方案處理的是具體應用領域的大數(shù)據(jù)，利用分類、聚類、回歸分析、神經(jīng)網(wǎng)絡等挖掘數(shù)據(jù)中符合自然規(guī)律的內(nèi)在關聯(lián)關系，據(jù)此解決如何提升具體應用領域大數(shù)據(jù)分析可靠性或精確性的技術問題，并獲得相應的技術效果，則屬于專利法第二條第二款規(guī)定的保護客體。

　　筆者感覺，本處修改的解讀空間不小，例如在模型訓練中，必然能訓練模型學習到輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關聯(lián)關系，或者學習到在指定分類目的下，輸入數(shù)據(jù)中不同數(shù)據(jù)維度間的內(nèi)在關聯(lián)關系。如果可以如此延伸解讀的話，對于人工智能、大數(shù)據(jù)方案來說，申請自由度將大大提升。

　　5.3 如果算法與計算機系統(tǒng)的內(nèi)部結構存在特定技術關聯(lián)且實現(xiàn)了計算機性能改進，應當考慮創(chuàng)造性貢獻

　　如果方案中的算法與計算機系統(tǒng)的內(nèi)部結構存在特定技術關聯(lián)，實現(xiàn)了對計算機系統(tǒng)內(nèi)部性能的改進、提升了硬件的運算效率或執(zhí)行效果，包括減少數(shù)據(jù)儲存量、減少數(shù)據(jù)傳輸量、提高硬件處理速度等，那么可以認為該算法特征與技術特征功能上彼此相互支持、存在相互作用關系，在進行創(chuàng)造性審查時，應當考慮所述的算法特征對技術方案作出的貢獻。

　　筆者認為該點是用于服務5.1、5.2的，在符合客體的基礎上，進行合理的創(chuàng)造性判斷。

　　5.4 如果方案能夠帶來用戶體驗的提升，且與技術特征相關，應當考慮創(chuàng)造性貢獻

　　如果方案能夠帶來用戶體驗的提升，并且該用戶體驗的提升是由技術特征帶來或者產(chǎn)生的，或者是由技術特征以及與其功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征共同帶來或者產(chǎn)生的，在創(chuàng)造性審查時應當予以考慮。

　　在筆者處理互聯(lián)網(wǎng)申請時，較大比例的交互類案件都會涉及到用戶體驗的提升，目前的處理方式主要還是除了用戶體驗外，還要挖掘出技術效果，否則在實審階段，用戶體驗對創(chuàng)造性的貢獻容易被看低或忽略。

　　通過本次修改，感覺用戶體驗在創(chuàng)造性審查時的地位會出現(xiàn)實質(zhì)性提升，交互類方案的申請量之后很有可能會顯著增加。