文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 杜燕霞

　　與大陸《商標法》規(guī)定類似，香港《商標條例》也為馳名商標提供了特殊保護。然而，由于大陸和香港均不存在馳名商標的注冊制度，而馳名商標的認定都采個案認定的原則，因此為實現(xiàn)馳名商標的保護，權(quán)利人需要基于不同的法律制度采取不同的保護方式。在大陸，由于商標保護采注冊原則，馳名商標權(quán)人為實現(xiàn)最大范圍的保護，通常做法是進行防御性注冊。同時，大陸商標注冊又采用類似群組制度，因此為了更好的“防御”，馳名商標權(quán)人不得不爭取最多群組的注冊。防御性注冊最大的風險，來自于他人可能基于連續(xù)三年未使用而提出撤銷，因為馳名商標權(quán)人通常不會對這些防御性注冊進行商業(yè)使用。為避免被撤銷，馳名商標權(quán)人不得不每三年進行一次注冊。

　　與大陸不同，香港《商標條例》第60條規(guī)定有“防御商標”，因此香港馳名商標可以通過注冊防御商標，來進行馳名商標的保護。本文主要通過對香港防御商標制度的介紹，來探討香港進行馳名商標保護的方案。

　　香港《商標條例》第60條規(guī)定，若申請人已經(jīng)就同一商標在香港進行了注冊，且該商標已經(jīng)在香港大量使用后在香港極為馳名，且若他人在其他商品或服務(wù)上注冊和使用該商標，將會減損該商標顯著性的，則該商標權(quán)人可以將該商標注冊為防御商標。防御商標注冊，需要滿足三個要件，分別是：（1）某商標已經(jīng)在香港獲得注冊；（2）該商標在香港由于長期大量使用而變得極為馳名；（3）若他人將該商標使用于其他商品和服務(wù)，將可能造成該商標顯著性的貶損或淡化。

　　在具體分析三個要件之前，讓我們先通過幾組數(shù)據(jù)，了解一下香港防御商標注冊的現(xiàn)狀。根據(jù)香港知識產(chǎn)權(quán)署數(shù)據(jù)庫，截止目前，由26個申請人對其41件商標共提出了121件防御商標的申請（以申請?zhí)栍?，有些申請人以一標多類提交申請，有些申請人以一標一類提交申請）。其中，僅5個申請人的9件商標被核準注冊，包括“殼牌圖形”于第12、18、21、24類，“SONY”于第2-8, 10-13, 15, 17-30類，“GUCCI”于第8、12、20-22、26-28、30、32、34類,“Rolex”于第1-37、 39-43、45類，“勞力士”于第3, 4, 6-9, 11, 12, 14-16, 18-37, 39-45類，“維他”、“維他奶”和“VITASOY ”、“VITA”于第8, 9, 12, 16, 18, 20,21,24, 27, 28，31, 41等類。此外，被駁回的防御商標申請有“梅艷芳”“山姆會員商店”“旺~旺”“沃爾瑪”“TUDOR”“Dr. Morita 森田藥粧”等。

　　從以上數(shù)據(jù)不難看出，香港防御商標注冊在實踐中設(shè)有較高的門檻。首先，香港防御商標認定的前提是需要有一件基礎(chǔ)商標，這個相對容易滿足，即只要申請人商標在香港取得注冊即可。第二個要件，要求申請防御的商標需要同時滿足在香港大量使用，且達到極為馳名的程度。需要注意的是，香港馳名商標的認定，并不需要該商標在香港實際使用或是打算使用意圖。但防御商標采用了明顯高于普通馳名商標的要求。關(guān)于何為“極為馳名”，香港審查手冊說明需按個案而定，通常需要具備非常充分的使用證據(jù)，且審查中采用較高的標準。此外，對于防御商標注冊的商品和服務(wù)，需要滿足第三個要件，即若他人將馳名商標使用于其他商品和服務(wù)，將可能造成該商標顯著性的貶損或淡化的。因此，防御商標指定商品和服務(wù)的選擇，除申請人需要慎重選擇外，還需要舉證證明，申請指定的商品和服務(wù)，與馳名商標的商品和服務(wù)具有一定關(guān)聯(lián)性，他人在這些商品和服務(wù)上的使用可能會造成馳名商標的顯著性的貶損和淡化。以上主張，需要在防御商標注冊申請?zhí)峤缓缶艂€月內(nèi)提交具體的理由和證據(jù)。逾期未提交的，該防御商標申請將視為放棄。

　　除了審查以上三個要件外，防御商標申請注冊的審查仍需要依照香港《商標條例》，對商標的顯著性、在先權(quán)利等進行審查。若存在任何違反《商標條例》規(guī)定的，審查員還是會援引相關(guān)規(guī)定予以駁回。若經(jīng)審查，防御商標滿足注冊條件的，則將予以異議公告。防御商標的異議理由和程序與普通商標的異議理由和程序基本相同。

　　防御商標注冊申請的門檻高、難度大，為何還要進行防御商標注冊呢？

　　主要理由是防御商標一旦注冊，即排除了商標撤銷的風險。盡管香港《商標條例》52（2）規(guī)定商標連續(xù)三年不使用或者淪為通用名稱等情形下，可以被撤銷，但防御商標排除了該條的適用。即，防御商標一旦注冊，他人不得基于商標連續(xù)三年未使用或者淪為通用名稱而撤銷該防御商標。開篇提到的，相較于大陸的“防御性注冊”，香港防御商標注冊制度的核心價值，就在排除撤銷事由的適用。也正因為防御商標一經(jīng)注冊，就可以排除撤銷條款的適用，因此對于防御商標的審查，實踐中也極為嚴格。

　　然而，對于馳名商標權(quán)人而言，通過一個案件的努力，可以取得相對長期內(nèi)的商標權(quán)穩(wěn)定，且實現(xiàn)了跨類保護，也是一個值得嘗試的保護方案。因此對于在香港有大量使用的民族品牌，筆者建議嘗試在香港進行防御商標的注冊申請。

　　最后值得一提的是，香港防御商標注冊與普通注冊是并行的，防御性商標注冊之前、后，馳名商標權(quán)人均可以就相同商標在與防御商標相同或類似的商品或服務(wù)上申請注冊普通商標。此外，防御商標的保護期與普通商標保護期一致，即自申請日起十年，每十年續(xù)展一次。