文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 于澤輝

目前，有關(guān)部門正在醞釀對商標(biāo)法做進(jìn)一步修改。借此機(jī)會，本人想就建立撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)制度提出設(shè)想，供立法者參考。

所謂撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)，是指注冊商標(biāo)的所有人（注冊人或?qū)Ｓ脵?quán)人），因不正當(dāng)使用自己的注冊商標(biāo)，從而使用自己的產(chǎn)品或服務(wù)與他人相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生混淆，造成對他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)的妨害或者對消費(fèi)者利益的損害，在這種情況下，任何人都可以提出撤銷該注冊商標(biāo)的請求，相關(guān)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)，依法律規(guī)定，做出撤銷該注冊商標(biāo)的決定。

一 目前存在的惡意不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)的現(xiàn)狀及實(shí)例

當(dāng)前中國，市場經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，許多企業(yè)靠守法經(jīng)營迅速發(fā)展壯大，許多人通過自己的誠實(shí)勞動而發(fā)家致富。然而，也有一些不法商人，總想通過歪門邪道來賺錢。比如在商標(biāo)這個(gè)重要的知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，就有人“別出心裁”，攪盡腦汁地去注冊一系列的商標(biāo)，然后變著法地不正當(dāng)?shù)厥褂闷渥陨虡?biāo)，達(dá)到其獲得非法利益的目的。這些人的行為，已嚴(yán)重影響和擾亂了市場秩序，妨害了相關(guān)注冊商標(biāo)專用權(quán)人的利益，也侵害了消費(fèi)者權(quán)益。據(jù)法制日報(bào)報(bào)道，北京圣朝臣葡萄酒有限公司將“王宮”、“朝臣”兩個(gè)文字商標(biāo)分別注冊后，同時(shí)在瓶貼上使用。在使用時(shí)，該公司將“王宮”、“朝臣”豎排使用，橫排就成了“王朝”、“宮臣”。我們知道，“王朝”是天津王朝葡萄酒有限公司擁有的注冊商標(biāo)，該商標(biāo)在全國享有很高的知名度。北京圣朝臣葡萄酒有限公司以這種方式使用“王宮”、“朝臣”商標(biāo)，足以使消費(fèi)者對產(chǎn)品的提供者產(chǎn)生混淆，存在著明顯的故意，其目的就在于“借光”和“搭便車”，侵害了“王朝”商標(biāo)所有人的商標(biāo)權(quán)益和消費(fèi)者的利益。目前這種惡意不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)的情況愈演愈烈，筆者在自己辦案中遇到了很多這樣的案例，現(xiàn)列舉其中的兩個(gè)介紹給大家：

案例一：真假“圣羅蘭”

由“YSL”變體設(shè)計(jì)而成的圖形商標(biāo)（見下圖一），是法國伊夫．圣．洛朗公司的馳名商標(biāo)。有一家溫州公司（簡稱溫州公司）在相同及類似商品上向商標(biāo)局提出了一個(gè)類似楓葉的圖形商標(biāo)（見下圖二）的注冊申請，該商標(biāo)被依法核準(zhǔn)注冊。我們從外觀上比較兩個(gè)商標(biāo)圖樣，根本發(fā)現(xiàn)不了相似之處。再來讓我們觀察圖形三，它是溫州公司在商品及其包裝上實(shí)際使用的商標(biāo)圖樣。在圖形三中，我們可以明顯地看出與圖形一的“YSL”圖形一模一樣的圖形來。我們這里用的是黑白稿，溫州公司在實(shí)際使用圖形三的商標(biāo)的時(shí)候，“YSL”用的是非常醒目的黑色，而葉子和葉梗用的是非常淺的灰色，不注意根本分辨不出。溫州公司的用意不言自明。

圖一　　　　　　 圖二 　　　　　　　　圖三

案例二：真假“步云”

甲公司有一注冊商標(biāo)“步云”（見下圖一），使用于鞋、鞋墊等商品上，且在該領(lǐng)域有相當(dāng)?shù)闹?。乙公司在相同商品上向商?biāo)局申請注冊“彩步云”商標(biāo)（見下圖二），獲得批準(zhǔn)，乙公司對“彩步云”商標(biāo)享有商標(biāo)專用權(quán)。但乙公司在使用“彩步云”商標(biāo)時(shí)，將該商標(biāo)做了“藝術(shù)上”的處理（見下圖三），采取了不正當(dāng)使用的手段，使相關(guān)消費(fèi)者產(chǎn)生了混淆。它故意將“彩步云”中的“彩”用很淺的顏色印刷，而將“步云”用醒目的顏色印刷，消費(fèi)者乍一看，只能看到“步云”兩個(gè)字，結(jié)果認(rèn)為它是“步云”商標(biāo)，造成混淆。當(dāng)有人投訴到工商管理部門要求查處時(shí)，“彩步云”的注冊人卻說他使用的是“彩步云”商標(biāo)，沒有侵犯任何人的權(quán)利，造成執(zhí)法上的尷尬。

圖一　　　　　　　　 圖二　　　　　　　　　　 圖三

二 因不正當(dāng)使用應(yīng)該被撤銷的注冊商標(biāo)的特點(diǎn)

對于因不正當(dāng)使用應(yīng)該被撤銷的注冊商標(biāo)，存在以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、該商標(biāo)必須是注冊商標(biāo)。很顯然，如果它不是注冊商標(biāo)，就不會導(dǎo)致行政執(zhí)法及司法審判中的尷尬，因?yàn)樾姓?zhí)法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)完全可以以與注冊商標(biāo)相近似而認(rèn)定侵權(quán)成立。在我國，商標(biāo)權(quán)的獲得是基于商標(biāo)注冊，按法律規(guī)定，注冊商標(biāo)的注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)。不管注冊在前、在后，按法律規(guī)定，都享有商標(biāo)專用權(quán)，并沒有說注冊在先的有，注冊在后的沒有。當(dāng)然，你可以通過爭議程序，撤銷某商標(biāo)的注冊，從而使該商標(biāo)喪失專用權(quán)。 2、就該注冊商標(biāo)本身來講，其并不與他人的注冊商標(biāo)相同或近似。 比如我們前面提到的“王宮”、“朝臣”商標(biāo)與“王朝”商標(biāo)， “YSL”商標(biāo)與楓葉圖形商標(biāo)，“彩步云”與“步云”商標(biāo)等。這就使商標(biāo)局審查員在審查商標(biāo)申請人提出的商標(biāo)注冊申請時(shí)，認(rèn)為該申請符合商標(biāo)法及實(shí)施條例的規(guī)定，并未構(gòu)成與其他已注冊商標(biāo)相同或近似，所以被核準(zhǔn)注冊。審查員基于申請文件做出的判斷，并沒有錯(cuò)，因?yàn)樗豢赡茴A(yù)見申請者將會如何使用他的商標(biāo)。同理，在商標(biāo)被初審公告后的異議階段，一般公眾及相關(guān)商標(biāo)所有人，甚至專業(yè)人士，也不可能了解商標(biāo)注冊申請人的真實(shí)意圖。所以，只有在真正的使用階段，來考查商標(biāo)申請人的意圖。 3、商標(biāo)注冊人不當(dāng)使用該注冊商標(biāo)。何謂不當(dāng)？一個(gè)簡單的標(biāo)準(zhǔn)就是其使用的結(jié)果，導(dǎo)致與他人的注冊商標(biāo)發(fā)生混淆，并造成消費(fèi)者的誤認(rèn)。不當(dāng)使用的方法是多種多樣的，比如改變注冊圖樣、使用不同的顏色、與他人知名的裝璜、包裝相搭配，將兩個(gè)以上注冊商標(biāo)組合使用，突出部分圖樣等。 4、存在故意。這里的故意，是指該等商標(biāo)注冊人有模仿、影射、接近他人知名商標(biāo)的意圖或動機(jī)，其具體表現(xiàn)就是大家常說的傍名牌、搭便車。是否存在故意，不能僅憑當(dāng)事人的陳述。因?yàn)槟切┌?、搭便車的人，是不會主動承認(rèn)自己有傍名牌、搭便車的意圖。筆者認(rèn)為，只要是客觀上造成了公眾的混淆與誤認(rèn)，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有這方面的故意。根據(jù)許多國家的商標(biāo)法的規(guī)定來看，它們并沒有把存在故意作為撤銷不當(dāng)使用商標(biāo)的要件之一。所以，筆者認(rèn)為，“存在故意”可以作為一個(gè)特征，但不能作為要件之一。 5、其實(shí)際使用的結(jié)果，導(dǎo)致與知名度較高的注冊商標(biāo)的混淆。這項(xiàng)制度，目的在于防止和反對不正當(dāng)競爭。如果被混淆的商標(biāo)知名度不高，就不存在不當(dāng)使用的問題。 6、用現(xiàn)在的法律規(guī)定，無法將該注冊商標(biāo)撤銷。我國2001年10月修改后的商標(biāo)法第四十四條規(guī)定：“使用注冊商標(biāo)，有下列行為之一的，由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo)： （1）自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或者其組合的； （2）自行改變注冊商標(biāo)的注冊人名義、地址或者其他注冊事項(xiàng)的； （3）自行轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的； （4）連續(xù)三年停止使用的?！?span lang="EN-US"> 這一條的規(guī)定與我們這里討論的問題不是一回事。首先，根據(jù)該條規(guī)定，撤銷的主體或者說機(jī)關(guān)是商標(biāo)局，而且是商標(biāo)局依職權(quán)主動進(jìn)行的，不需要由權(quán)利受損的相關(guān)人提出申請；而我們這里討論的則應(yīng)當(dāng)是由相關(guān)權(quán)利受損的人向商標(biāo)評審委員會提出申請，由商標(biāo)評審委員會依職權(quán)做出裁定。其次，根據(jù)該條規(guī)定，撤銷的理由是“自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或者其組合”，其目的僅僅在于促使注冊人規(guī)范使用其注冊商標(biāo)，因此，商標(biāo)局應(yīng)首選“責(zé)令限期改正”，其次才是將該注冊商標(biāo)撤銷。事實(shí)上，筆者還沒有聽說過商標(biāo)局因注冊人自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或者其組合而被撤銷的注冊商標(biāo)。而我們這里討論的撤銷不當(dāng)使用注冊商標(biāo)的理由在于“對注冊商標(biāo)的不正當(dāng)使用，造成對商品的品質(zhì)或服務(wù)質(zhì)量的誤認(rèn)或與他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)發(fā)生混淆”，侵害的客體是他人的注冊商標(biāo)或者是一般消費(fèi)者的利益。第三，故意不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)的人，其不正當(dāng)使用的方式既包括改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或者其組合，也有不改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或其組合的情況，而且，不正當(dāng)使用的人往往不在其實(shí)際使用的商標(biāo)上打上注冊標(biāo)記，只是當(dāng)別人告其侵權(quán)時(shí)，它才抗辯說他的商標(biāo)是注冊商標(biāo)。

三 國外的相關(guān)立法及法律實(shí)踐

1、日本商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定及判例。 日本商標(biāo)法第五十一條第（一）項(xiàng)規(guī)定：“商標(biāo)權(quán)者故意在指定商品或指定服務(wù)上使用與注冊商標(biāo)相近似的商標(biāo)，或者在與指定商品或服務(wù)相類似的商品或服務(wù)上使用注冊商標(biāo)或與其近似的商標(biāo)，而造成對商品的品質(zhì)或服務(wù)的質(zhì)量的誤認(rèn)或與他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)發(fā)生混淆時(shí)，任何人均可以提出撤銷該商標(biāo)注冊審判的請求。”該條第（二）項(xiàng)規(guī)定：“原有商標(biāo)權(quán)者，在依前項(xiàng)規(guī)定撤銷商標(biāo)注冊的判決確定之日未滿五年時(shí)，不能在其指定商品或指定服務(wù)或與之相類似的商品或服務(wù)上對該注冊商標(biāo)或其近似商標(biāo)取得注冊?！?span lang="EN-US"> 日本商標(biāo)法第五十二條規(guī)定：“前條第一項(xiàng)的審判，在商標(biāo)權(quán)者事實(shí)上不使用該項(xiàng)規(guī)定商標(biāo)之日起已經(jīng)過五年以后時(shí)，不能再提出請求?！?日本商標(biāo)法第五十二第之（二）規(guī)定：“當(dāng)移轉(zhuǎn)的結(jié)果使在相同的商品或服務(wù)上使用的相近似的注冊商標(biāo)、或在相類似的商品或服務(wù)上使用的相同或相近似的注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)屬于不同的商標(biāo)權(quán)者的場合，當(dāng)其中之一的注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)者，出于不正當(dāng)?shù)哪康脑谥付ㄉ唐坊蛑付ǚ?wù)上使用其注冊商標(biāo)致使與其他注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)者、專用權(quán)者或通常使用權(quán)者業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)產(chǎn)生了混淆同時(shí)，任何人都可以提出撤銷該商標(biāo)注冊審判的請求?！?span lang="EN-US"> 日本商標(biāo)法第五十三條第（一）項(xiàng)規(guī)定：“專用使用權(quán)者或通常使用權(quán)者在指定商品或指定服務(wù)或與之相類似的商品或服務(wù)上使用注冊商品或其近似商標(biāo)，而造成對商品的品質(zhì)或服務(wù)的質(zhì)量的誤認(rèn)或與他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)發(fā)生混淆時(shí)，任何人均可以提出撤銷該商標(biāo)注冊審判的請求。但當(dāng)該商標(biāo)權(quán)者并不知道這個(gè)事實(shí)的情況且已經(jīng)給予以充分注意時(shí)，不在此限。 日本商標(biāo)法在五十三條第（二）項(xiàng)規(guī)定：“原有的商標(biāo)權(quán)者或者專用使用權(quán)者或通常使用權(quán)者，在因使用前項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)而依同項(xiàng)規(guī)定撤銷商標(biāo)注冊的判決確定之日起未滿五年時(shí)間，不能在其指定商品或指定服務(wù)或與之相類似的商品或服務(wù)上對該注冊商標(biāo)或其近似的商標(biāo)取得注冊?！?span lang="EN-US"> 日本撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)的實(shí)判例：

(1)“金盃菊正宗”案

“菊正宗”是日本清酒的一個(gè)馳名商標(biāo)。雖然這種牌子的清酒不是質(zhì)量最好、價(jià)錢最高的清酒，但它品質(zhì)穩(wěn)定、銷量極大，在日本，只要是喝酒的人，幾乎無人不曉。就像紅星二鍋頭，它雖然沒有茅臺、五糧液那樣好的品質(zhì)，但知名度卻相當(dāng)高。有另外一家日本酒廠，注冊了“金盃菊”商標(biāo)，使用商品同樣是清酒。而且在實(shí)際使用時(shí)，該酒廠使用了“金盃菊正宗”商標(biāo)，或者說以“金盃菊正宗”的形式使用“金盃菊”商標(biāo)。雖然“正宗”是一個(gè)慣用語，任何人都可以在其商品包裝裝璜上使用“正宗”二字，或者在其商標(biāo)后加上“正宗”二字，但是，該酒廠使用“金盃菊正宗”商標(biāo)的結(jié)果，導(dǎo)致很多消費(fèi)者對產(chǎn)品來源發(fā)生了混淆，誤認(rèn)為“菊正宗”與“金盃菊正宗”是一碼事或者說是一個(gè)廠出品的。在這種情況下，“菊正宗”商標(biāo)的所有人以不正當(dāng)使用為由，向日本東京高等法院起訴，要求撤銷“金盃菊”商標(biāo)。日本東京高等法院支持了原告的訴求，依法將“金盃菊”商標(biāo)撤銷。

(2)“IRANCELI”商標(biāo)案

日本一家公司的商標(biāo)“RANCEL”，是享有較高聲譽(yù)的注冊商標(biāo)。另外一家企業(yè)注冊了“IRANCELI”商標(biāo)，在實(shí)際使用時(shí)，該企業(yè)以下邊的方式使用其商標(biāo)：

這樣使用的結(jié)果，導(dǎo)致消費(fèi)者與“RANCEL”商標(biāo)發(fā)生混淆和誤認(rèn)。最后，“RANCEL”商標(biāo)的所有人向東京高等法院起訴，要求撤銷“IRANCELI”商標(biāo)的注冊，東京高等法院支持了原告的請求，將“IRANCEL”商標(biāo)予以撤銷。

2、其他國家的立法 除了日本商標(biāo)法外，德國、英國、法國、意大利、澳大利亞等國的商標(biāo)法，也都有類似的內(nèi)容，只是它們的規(guī)定并不如日本商標(biāo)法這么具體和明確。比如，德國商標(biāo)法第49條（2）規(guī)定： 由于提起下列撤銷請求，應(yīng)當(dāng)注銷商標(biāo)的注冊： 1、如果由于所有人的作為或不作為導(dǎo)致在商業(yè)過程中，該商標(biāo)成為在其注冊的商品或服務(wù)上的通用名稱； 2、如果由于商標(biāo)所有人在該商標(biāo)注冊的商品或服務(wù)上，對該商標(biāo)的使用或者經(jīng)其同意的使用，導(dǎo)致該商標(biāo)對公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)，尤其是有關(guān)這些商品或服務(wù)的種類、屬性或地理來源；或者 3、如果商標(biāo)所有人不再符合第7條規(guī)定的條件。 歐共體商標(biāo)條例第50條撤銷理由：1、（C）規(guī)定：“如果由于商標(biāo)所有人或者在他同意下在注冊的商品或服務(wù)上使用商標(biāo)，該商標(biāo)可能使公眾對于商品或服務(wù)的性質(zhì)、質(zhì)量或產(chǎn)地產(chǎn)生誤導(dǎo)的”，構(gòu)成撤銷的理由。 英國商標(biāo)法第46條“注冊的撤銷”（1）（d）規(guī)定：“由于注冊商標(biāo)所有人或者經(jīng)他同意在其注冊的有關(guān)的商品或服務(wù)上的使用，可能會誤導(dǎo)公眾，尤其是在這些商品或服務(wù)的性質(zhì)、地理來源方面誤導(dǎo)公眾?！?其他一些國家的商標(biāo)法也有類似的規(guī)定。比較這些國家的規(guī)定與日本的規(guī)定，我們可以發(fā)現(xiàn)，這些國家規(guī)定的范圍比日本的更寬泛。日本商標(biāo)法只是規(guī)定對不正當(dāng)使用的商標(biāo)可以撤銷注冊，而這些國家的規(guī)定則表明，不管你對注冊商標(biāo)的使用是正當(dāng)或者不正當(dāng)，只要其使用使公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，就可以予以撤銷。

結(jié)語：我國建立撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)制度的立法意義

筆者認(rèn)為，設(shè)立撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)這項(xiàng)法律制度是非常必要的，其立法意義在于： 1、保護(hù)高知名度注冊商標(biāo)專用權(quán)人的合法權(quán)益。由于我國的市場經(jīng)濟(jì)正處于快速上升階段，假冒他人知名商標(biāo)及侵犯他人知名商標(biāo)專用權(quán)的行為比較普遍。由于我國政府加大了打假的力度，很多人不敢直接假冒他人的知名商標(biāo)，反而采取各種“變通”的手法去“傍名牌”、“搭便車”，其中最主要的手段就是設(shè)計(jì)一個(gè)與名牌近似又能避過審查員耳目的商標(biāo)，使審查員一不留神，讓該商標(biāo)獲得注冊。在該商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊后，如果嚴(yán)格按注冊的圖樣使用，就不會蒙騙過消費(fèi)者的眼睛，于是，就對該注冊商標(biāo)動一些手腳，喬裝打扮，讓消費(fèi)者分辨不出真假，最后達(dá)到假冒的目的。如果我們設(shè)立了“撤銷不當(dāng)使用注冊商標(biāo)制度”，就會堵住這個(gè)漏洞，讓那些心存不良企圖的人無計(jì)可施，從而保護(hù)高知名度注冊商標(biāo)所有人的合法權(quán)益。 2、保護(hù)消費(fèi)者的利益。我們知道，“傍名牌”、“搭便車”不僅損害了高知名度注冊商標(biāo)所有人的利益，更重要的，是它損害了廣大消費(fèi)者的利益，使他們買不到他們想要的東西。在現(xiàn)代的社會，大多數(shù)消費(fèi)者都在“認(rèn)牌購物”，對于名牌產(chǎn)品，消費(fèi)者更是給予了很多的青睞?？墒牵瑢ψ陨虡?biāo)的不當(dāng)使用，故意誤導(dǎo)了消費(fèi)者，使消費(fèi)者購買了假名牌，損害了消費(fèi)者利益，使消費(fèi)者上當(dāng)受騙。 3、完善商標(biāo)保護(hù)體系，進(jìn)一步遏制利用商標(biāo)進(jìn)行不正當(dāng)競爭的行為。有人也許會說，商標(biāo)法沒有“撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)”的規(guī)定，司法審判機(jī)關(guān)同樣可以認(rèn)定“不正當(dāng)使用人”的行為構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)行為，因?yàn)椤安徽?dāng)使用”的注冊商標(biāo)已不是注冊商標(biāo)，法院當(dāng)然可以認(rèn)定其構(gòu)成侵權(quán)。筆者只部分同意這樣的看法。首先，有的不當(dāng)使用人并沒有改變其商標(biāo)的注冊圖樣，比如前面提到的“王宮”、“朝臣”，它只是將兩個(gè)注冊商標(biāo)放在一起使用；其次，會給基層工商行政管理機(jī)關(guān)以及司法機(jī)關(guān)在認(rèn)定侵權(quán)中造成許多困難和障礙，不便于快速、有力地保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益。立法上增加上“撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)”的規(guī)定，是對商標(biāo)保護(hù)體系的完善，可以從根本上解決“傍名牌”的問題。 4、從立法上威懾不法之徒。立法上增加上“撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)”的規(guī)定，是對那些走歪門邪道的不法之徒的威懾?？梢韵胂?，如果一個(gè)注冊商標(biāo)的所有人意圖通過不正當(dāng)使用其注冊商標(biāo)去誤導(dǎo)消費(fèi)者，他面臨的不僅是侵權(quán)的指控，更嚴(yán)重的是，他的注冊商標(biāo)——他賴以假冒他人的法律依據(jù)，將會被從根本上消滅，他還會以身試法嗎？

因此，筆者希望在修改商標(biāo)法時(shí)，能將撤銷不正當(dāng)使用注冊商標(biāo)制度作為一個(gè)重要制度予以考慮。