淺談改劣特征的存在形態(tài)

2007-12-05

文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司逯長明

在諸多專利侵權(quán)行為中，有一種行為是通過獨立專利權(quán)利要求中必要技術(shù)特征的非本質(zhì)改變，即改劣實現(xiàn)的。特征改劣形成的改劣特征，指由于侵權(quán)的目的而刻意省略或變造權(quán)利要求中必要技術(shù)特征而產(chǎn)生的變形特征。侵權(quán)人為了逃避侵權(quán)，可能會以特征改劣的手段省略、變造被侵專利權(quán)利要求中的至少一個必要技術(shù)特征，使侵權(quán)產(chǎn)品擁有的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求包含的技術(shù)特征在形式上不相同，盡管這種行為不能引發(fā)技術(shù)方案的實質(zhì)性變化或功能/效果的提升，但卻容易達到侵權(quán)而又不受懲罰的目的。實踐中，確實存在一些包括“改劣”特征的技術(shù)方案本身完全不同于專利技術(shù)的情況，然而，由于涉及改劣特征的技術(shù)方案會有多種表現(xiàn)形式，真正的侵權(quán)人會利用這些表現(xiàn)形式的多樣性作不侵權(quán)抗辯，而且，這些不同的表現(xiàn)形式還會影響被控侵權(quán)產(chǎn)品是否侵權(quán)的判斷，因此，討論改劣特征的存在形態(tài)，對于判斷是否存在改劣行為導(dǎo)致的侵權(quán)有參考作用。

第一種改劣特征的存在形態(tài)為省略形態(tài)，由專利權(quán)利要求中至少一個必要技術(shù)特征的省略而形成。這是改劣特征的最簡形態(tài)。實踐中，專利技術(shù)特征的省略或變造可能難以逃脫侵權(quán)的指控，也可能孕育一個新的發(fā)明創(chuàng)造，區(qū)分侵權(quán)還是新發(fā)明的關(guān)鍵，要看被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利權(quán)利要求限定的技術(shù)方案對要解決技術(shù)問題的影響和產(chǎn)生的效果。按照北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》第41條的規(guī)定，對于故意省略專利權(quán)利要求中個別必要技術(shù)特征，使其技術(shù)方案成為在性能和效果上均不如專利技術(shù)方案優(yōu)越的變劣技術(shù)方案，而且這一變劣技術(shù)方案明顯是由于省略該必要技術(shù)特征造成的，應(yīng)當適用等同原則認定構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

可見，第一，一項省略權(quán)利要求中必要技術(shù)特征的發(fā)明，是侵權(quán)，還是新的發(fā)明，與專利文件的記載有直接的關(guān)系。如果專利文件的撰寫恰當，使權(quán)利要求1所描述的技術(shù)方案確實記載了必要技術(shù)特征，那么，無論這些特征是起完整作用的公知特征（前述部分的特征），還是對技術(shù)方案的新功能或效果起作用的區(qū)別特征，都會在說明書中得到詳細、完整的說明，以及對功能、效果貢獻的說明，或者對所要解決的技術(shù)問題貢獻的說明。由于認定一項技術(shù)方案是否屬于省略侵權(quán)，需要結(jié)合專利說明書對所省略技術(shù)特征的說明，看這一技術(shù)特征在該發(fā)明中到底起什么作用。只有當專利說明書中對這一技術(shù)特征的描述與專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題有關(guān)時，才有可能被認定是省略侵權(quán)。這時，說明書的撰寫水平對侵權(quán)判定就有直接的影響。如果撰寫失誤，即說明書的記載不恰當或不到位，尤其是有關(guān)區(qū)別特征的記載有缺陷，例如，專利權(quán)利要求1中記載了非必要技術(shù)特征，就會不利于權(quán)利人。

第二，必要技術(shù)特征的省略通常會引起被控侵權(quán)技術(shù)方案的改變，這種改變使對省略侵權(quán)的判斷變得更復(fù)雜，會被侵權(quán)人利用作不侵權(quán)抗辯。對于一個技術(shù)方案來說，必要技術(shù)特征的屬性是不相同的，以裝置技術(shù)方案為例，必要技術(shù)特征可能是實體特征、實體間關(guān)系特征以及限定特征。如果省略了實體特征，實體間原有的聯(lián)系環(huán)節(jié)一定會發(fā)生變化，因此會導(dǎo)致其它實體間關(guān)系特征的改變。如果這種改變使裝置的特有功能或效果（由必要技術(shù)特征貢獻的功能或效果）沒有減少或變劣，則實體特征的省略導(dǎo)致了一個新的發(fā)明，否則，實體特征的省略就可能意味者侵權(quán)。同樣，實體間關(guān)系特征的省略，也會使實體間原有的聯(lián)系環(huán)節(jié)發(fā)生變化，這種省略是否侵權(quán)，也需要通過裝置的特有功能或效果是否變化或變化的趨勢判斷。限定特征的省略，等于減少或消除了被限定特征的約束，這時，被限定特征的外延可能發(fā)生變化，但這種變化是實質(zhì)性變化還是等同變化，仍然需要考察裝置的特有功能或效果是否變化或變化的趨勢，進一步通過等同原則判斷。

第三，必要技術(shù)特征的省略，必然導(dǎo)致功能或效果的減少或降低，否則，省略的就不是必要技術(shù)特征，在這種情況下，專利申請文件的撰寫質(zhì)量對判斷侵權(quán)將起重要作用。

第二種改劣特征的存在形態(tài)為等同改變形態(tài)，由專利權(quán)利要求中至少一個必要技術(shù)特征等價變形而形成。在理想狀態(tài)下，即申請文件，尤其是權(quán)利要求的撰寫沒有失誤，通過必要技術(shù)特征的省略來達到侵權(quán)目的通常很困難，強迫省略必要技術(shù)特征，可能導(dǎo)致產(chǎn)品或方法沒有意義（如果考慮到這點，則獨立要求的特征通常需要在說明書中詳細記載，既要對功能、效果有貢獻，又要有對概括的特征有足夠的支持，等等。）。在這種情況下，將獨立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征采用等價的手段，用其它等效的特征替換，使必要技術(shù)特征出現(xiàn)形式上的不同，從而達到不侵權(quán)的目的。

利用等同特征實施特征的改劣，通常是利用申請文件的缺陷實現(xiàn)的。任何發(fā)明和侵權(quán)無不基于或收獲于對在先技術(shù)的仔細鉆研。等同改劣的實施，對于申請文件的下述情形有不同的等同機會：1、權(quán)利要求有足夠多的實施例支持，保護范圍較寬；2、權(quán)利要求只有有限個實施例支持，保護范圍有限；3、權(quán)利要求有1個實施例支持，范圍較窄。由于任何改劣特征在具體實施時都需要具體化或?qū)嵗诘?種情形下，改劣特征通常會落入概括的權(quán)利要求的保護范圍，這是因為專利權(quán)利要求中記載的必要技術(shù)特征采用的是上位概念特征，而被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）采用的是相應(yīng)的下位概念特征時，則被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）落入專利權(quán)的保護范圍。而在第二種情形下，則會出現(xiàn)判斷的不確定性，認定是否等同改劣的標準，看等同特征是否落入權(quán)利要求的范圍，如果落入，與第一種情形相同，否則與第三種情形相同。在第三種情形下，包括等價特征的被控侵權(quán)物表面上沒有落入權(quán)利要求的保護范圍。但是，應(yīng)當考慮下述問題：1、被控侵權(quán)物與專利獨立權(quán)利要求所描述的技術(shù)方案整體上是否具有基本相同的技術(shù)構(gòu)思；2、根據(jù)公知技術(shù)是否容易得到等價特征；3、包括等價特征的被控侵權(quán)物的技術(shù)效果是否相當于或低于專利技術(shù)。上述三個問題如果同時回答“是”，則應(yīng)當考慮認定等價特征為改劣特征。值得注意的是，還可以考慮等價特征在具體實施時的成本等作為輔助判斷標準。在得到上述問題的肯定回答時，意味著得到等價特征不但無需投入創(chuàng)造性的勞動，而且由于等價特征所貢獻的技術(shù)方案與權(quán)利要求所述的技術(shù)方案整體上具有相同或相應(yīng)的技術(shù)構(gòu)思，例如相同或相應(yīng)的原理，使等價特征更具顯而易見性。更進一步，由于等價特征的技術(shù)效果沒有優(yōu)于專利技術(shù)，使被控侵權(quán)物缺乏技術(shù)上的貢獻而更具“等同”性。因此，考慮上述問題的答案有利于對改劣特征的認定和公平。

一種觀點認為，既然權(quán)利要求沒有能夠?qū)⒌葍r特征限制在保護范圍內(nèi)，要么是客觀事實使然，要么是申請文件撰寫失誤，無論什么情況，都不應(yīng)將限制加于被控侵權(quán)物。事實上，按照何種標準認定等同，不是理論問題，而是利益平衡問題。由于我國專利制度起步較晚，發(fā)展程度和水平還處于較低層次，因此，從鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的原則觸發(fā)，適當程度的等同認定可能有利于技術(shù)的發(fā)展和保護。

對于侵權(quán)者來說，使改劣特征以等同改變形態(tài)存在，最主要的目的是使被控侵權(quán)物保持被“改劣”特征的功能和作用，以免被控侵權(quán)物功能或效果的降低而失去市場價值，同時又能夠逃避由于侵權(quán)而承擔的風險。

第三種改劣特征的存在形態(tài)為等同復(fù)雜形態(tài)，由專利權(quán)利要求中至少一個必要技術(shù)特征再附加新的特性，或者將至少一個必要技術(shù)特征經(jīng)等價變形或分解后后再附加新的特性，構(gòu)成的一個或多個呈現(xiàn)多種功能或效果（有的功能或效果是增加的）的新特征，其中包括權(quán)利要求中涉嫌改劣特征對應(yīng)特征的全部功能和效果。這樣，必要技術(shù)特征或等價變形后的特征與被控侵權(quán)物中其它特征的關(guān)系就不僅限于權(quán)利要求中記載的相應(yīng)關(guān)系，特征間關(guān)系將更復(fù)雜，因此大大增加了特征辨析的難度，更容易逃脫侵權(quán)指控。

對于處于等同復(fù)雜形態(tài)的改劣特征的辨析，首先應(yīng)當以權(quán)利要求中的技術(shù)特征為基準，找出涉嫌改劣的特征，即找出與權(quán)利要求中的完成功能相同而形態(tài)不同的特征，然后根據(jù)其技術(shù)貢獻進行判斷。由于被控侵權(quán)物中的涉嫌的改劣特征與其周邊特征的關(guān)系更復(fù)雜，因此要分析涉嫌改劣特征與權(quán)利要求中的對應(yīng)特征是否完成相同的功能，以及在技術(shù)效果上是否相同或相應(yīng)，如果是，無論該涉嫌改劣特征與被控侵權(quán)物中其它另外的、不同于權(quán)利要求特征集合中的特征關(guān)系如何，以及是否產(chǎn)生新的功能，都可以認定該特征與權(quán)利要求特征集合中相應(yīng)特征組成的集合沒有新的技術(shù)貢獻，該涉嫌改劣特征容易被被認定，盡管其可能獨立，或與被控侵權(quán)物中其它特征組合產(chǎn)生新的功能。此時的改劣特征可能具有功能或效果的多面性和多種復(fù)雜的特征關(guān)系，但是，判斷其是否改劣特征的關(guān)鍵，在于考察被控侵權(quán)物中包括涉嫌改劣特征的與權(quán)利要求特征集合相應(yīng)的特征集合是否作出了新的技術(shù)貢獻。這時，對于涉嫌改劣特征，僅需考慮與特征集合中其它特征有關(guān)系的部分，而無需考慮整體，其余部分可以看作是對原有特征集合的增加，因此，可以認定被控侵權(quán)物具有的特征集合完全覆蓋了權(quán)利要求的特征集合，適用等同原則判定侵權(quán)。

實踐中，處于等同復(fù)雜形態(tài)的涉嫌改劣特征通常具有更多的功能和效果，對其的辨析，需要去除對與權(quán)利要求特征集合相應(yīng)的特征集合沒有貢獻的部分。應(yīng)當承認，侵權(quán)者為逃避侵權(quán)指控通常要采用多種手段，通過省略必要技術(shù)特征的方式往往會付出較大的代價，既不容易成功，也容易被識別。而保留原有特征不會付出功能或效果的代價，可以保持產(chǎn)品或方法的性能，同時在原有特征基礎(chǔ)上使特征復(fù)雜化，會導(dǎo)致功能或效果的增加或改變，既不容易被識別，還會由于獲得附加的功能或效果而贏得商業(yè)上的成功，如果專利申請文件缺少有效的從屬權(quán)利要求，還會得到申請新專利的機會。另一方面，獨立權(quán)利要求如果范圍過寬，技術(shù)方案的功能或效果將很有限，特征的等同復(fù)雜形態(tài)導(dǎo)致的功能或效果會使改劣特征的辨析變得更困難；如果獨立權(quán)利范圍過窄，又會為真正的技術(shù)改進留下更多的機會，從這點來說，申請文件的質(zhì)量會影響等同改劣特征存在的機會。

之所以使技術(shù)特征處于等同復(fù)雜形態(tài)，唯一的目的就是使人們相信被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中對應(yīng)必要技術(shù)特征相比，有一項或者一項以上的技術(shù)特征有本質(zhì)區(qū)別，通過使被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）采用的技術(shù)特征在功能、效果明顯多于專利獨立權(quán)利要求中對應(yīng)的必要技術(shù)特征產(chǎn)生的效果，即通過增加的功能或效果代替獨立權(quán)利要求技術(shù)方案導(dǎo)致的功能或效果的優(yōu)化，使人們相信這種變化具有實質(zhì)性的改進，而不是顯而易見的。

第四種為等同分體復(fù)雜形態(tài)，由專利權(quán)利要求中至少一個必要技術(shù)特征分解為兩個以上特征后再附加新的特性，或者將至少一個必要技術(shù)特征經(jīng)分解且變形后再附加新的特性，構(gòu)成的一個或多個呈現(xiàn)多種功能或效果，且包括權(quán)利要求中相應(yīng)特征對應(yīng)的全部功能和效果。

處于第四種形態(tài)的改劣特征比上述第三種形態(tài)的改劣特征更具復(fù)雜性，但是對其的辨析，仍然需要以權(quán)利要求特征集合中的技術(shù)特征為基準，找出涉嫌改劣的特征，然后再根據(jù)其技術(shù)貢獻進行判斷。實踐中，改劣特征存在形態(tài)可能更復(fù)雜，盡管處于這種狀態(tài)的特征實際中更難辨析，但是，通過參考權(quán)利要求中特征的技術(shù)貢獻，考察涉嫌改劣特征的技術(shù)貢獻，即看涉嫌改劣特征或其與權(quán)利要求特征集合中的相應(yīng)特征對應(yīng)的部分對要解決的技術(shù)問題是否有新貢獻，可幫助確定該特征是否改劣特征。

通常，考察涉嫌改劣特征是否存在技術(shù)上的貢獻，要參考申請文件要解決的技術(shù)問題，產(chǎn)生的技術(shù)效果以及具體方案的記載、說明書對權(quán)利要求書的支持程度等方面綜合判斷，判斷時還可以通過產(chǎn)品或方法的功能或效果是否增加，如果與要解決的技術(shù)問題有關(guān)的功能或效果有增加，還要看增加的部分是否為涉嫌特征所導(dǎo)致，如果是，則不能認定該特征為改劣特征，否則，由于功能或效果的增加由附加特征所導(dǎo)致，此時的處理就要參考所述功能或效果沒有增加時的處理方式，即要考察涉嫌改劣特征是否具有顯而易見性，如果沒有，也不能認定該特征為改劣特征。需要指出，顯而易見性的判斷除應(yīng)滿足審查指南的要求外，還要參考權(quán)利要求中相應(yīng)特征的概括程度，以及參考涉嫌改劣特征對哪些功能或效果有技術(shù)貢獻，以及貢獻的程度。無論改劣特征以什么樣的形態(tài)存在，對一個涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品或方法來說，被認定的改劣特征的一個基本特性，是不能在相應(yīng)技術(shù)特征集合的范圍內(nèi)，導(dǎo)致被控侵權(quán)物功能或效果的提升。

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