分案申請中的若干問題探析

2008-09-03

文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司王艷江

　　在一件專利申請未結(jié)案之前，申請人可以基于該專利申請?zhí)岢鲆患蚨嗉职干暾?。在目前的專利實踐中，申請人可以根據(jù)審查員不具有單一性的審查意見提出分案申請，也可以主動提出分案申請。那么申請人在什么情況下需要主動提出分案申請，主動提出分案申請有什么好處？本文擬圍繞這兩個問題對分案申請中的若干問題進(jìn)行探討。

　　根據(jù)專利法實施細(xì)則第四十二條的規(guī)定，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以提出分案申請。分案申請不得改變原申請的類別。

　　根據(jù)審查指南的規(guī)定，申請人可以在收到專利局對原申請發(fā)出的授權(quán)通知書之日起的兩個月期限屆滿之前的任何時間提出分案申請，需要注意的是，即使申請人在兩個月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續(xù)，仍可根據(jù)上述規(guī)定在辦登之后、兩個月期限屆滿之前提出分案申請。對于審查期間視撤的申請，需要在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)之后才能提出分案申請。對于被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以提出分案申請。復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟期間，申請人也可提出分案申請。

　　在最近的一次審查指南的修改中，對提出分案申請的時機進(jìn)行了限制。申請人不再能夠基于一件分案申請主動提出另外一件分案申請，即分案申請不可再有分案申請。一件原始申請的所有分案申請只能基于該原始的申請?zhí)岢?，即再次主動提出分案申請的遞交時間必須滿足原始申請未結(jié)案的條件。但是如果審查員在審查意見中指出分案申請仍有不符合單一性的缺陷，則申請人可以按照審查意見再次基于分案申請?zhí)岢龇职?，而不受上述?guī)定限制。

　　對于分案申請的內(nèi)容，根據(jù)專利法實施細(xì)則四十三條的規(guī)定，分案申請不得超出原始公開的范圍。審查指南規(guī)定，分案申請與原申請的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)分別要求保護(hù)不同的發(fā)明。

　　如上文所述，分案申請一般有兩種情況。一種情況是審查員在審查意見通知書中指出了各權(quán)利要求之間不具有單一性，申請人為了保護(hù)從原申請中刪除的技術(shù)方案而被動提出分案申請。另一種情況是在原申請未結(jié)案之前，申請人主動提出的分案申請。對于被動提出的分案申請，申請人只需將原申請中不具有單一性的權(quán)利要求放入分案申請中即可，這種分案申請是常規(guī)意義上的分案申請，由于分案申請的權(quán)利要求書已經(jīng)存在于原申請中，因此這種分案申請一般不會有超范圍的問題。對于申請人主動提出的分案申請，往往需要為分案申請撰寫新的權(quán)利要求書，這樣就可能會造成分案申請超范圍。因此如何撰寫分案申請的權(quán)利要求書值得探討。另外，申請人通過主動提出分案申請往往可以為申請人帶來其他方面的好處，因此如何巧妙利用分案申請為申請人爭取最大的利益也是代理人需要思考的。

　　利用主動分案申請可以要求保護(hù)未寫入權(quán)利要求書中的發(fā)明。原說明書中公開了若干項發(fā)明，但是在原申請的權(quán)利要求書中由于種種原因僅要求保護(hù)了其中的幾項發(fā)明。在這種情況下可以依據(jù)原始公開在說明書中的發(fā)明撰寫新的權(quán)利要求書并提出分案申請。這是主動分案申請的一個最主要的動因。例如，原申請中公開了一種打印引擎和一種用于該打印引擎的電機裝置，但是在原申請權(quán)利要求部分僅要求保護(hù)打印引擎。這時申請人可以在原申請結(jié)案之前基于用于打印引擎的電機裝置提出分案申請。在這種情況下，由于電機裝置的權(quán)利要求并未出現(xiàn)在原申請的權(quán)利要求部分，申請人需要為分案申請撰寫電機裝置的新的權(quán)利要求書。在撰寫過程中，要按照實施細(xì)則第四十三條的規(guī)定，不能超出原始公開的范圍。根據(jù)筆者遇到的一些案例，目前審查員對分案申請是否超范圍持有相當(dāng)嚴(yán)格的審查基準(zhǔn)，新的權(quán)利要求書不能是說明書概括出的技術(shù)方案，也就是說，即使權(quán)利要求書中每個技術(shù)特征在說明書中都能夠得到支持，但是如果其整體技術(shù)方案并沒有在說明書的一個實施例中公開，或者其整體技術(shù)方案中沒有包含該實施例中所有相關(guān)的特征，也會被認(rèn)定為分案申請超范圍。為了應(yīng)當(dāng)盡量避免這種被動情形，申請人在撰寫申請文件的階段一定要將所有的發(fā)明都寫入權(quán)利要求書中，即使他們明顯不具有單一性，只要在原申請權(quán)利要求中出現(xiàn)過的技術(shù)方案，一般情況下不會有分案超范圍的問題。另外，即使不想將其寫入原申請的權(quán)利要求書，如果有日后分案的打算，也要在撰寫申請文件的時候埋下伏筆。具體地說，至少要在發(fā)明內(nèi)容部分公開所有發(fā)明的技術(shù)方案，并且在具體實施方式部分與其呼應(yīng)。否則在后續(xù)的分案申請權(quán)利要求撰寫中，申請人就不得不將具體實施方式中與該項發(fā)明相關(guān)的所有特征都加入權(quán)利要求中，造成保護(hù)范圍非常小的不利后果。

　　利用主動提交分案申請可以擴(kuò)大原申請的專利保護(hù)范圍。例如一件專利申請要求保護(hù)一種一種壓燃式發(fā)動機，在原始申請中，權(quán)利要求1包括如下技術(shù)特征：“其設(shè)置成通過使用甲烷基氣體和點火引發(fā)劑的混合物而運行”。在答復(fù)審查意見通知書階段，申請人想要將其中的“甲烷基氣體”修改為上位的“燃料氣體”。盡管說明書中已經(jīng)公開了使用燃料氣體的壓燃式發(fā)動機的技術(shù)方案，修改沒有超出原始公開的范圍。但是根據(jù)審查指南的規(guī)定，由于這種修改改變了獨立權(quán)利要求的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍，因此盡管修改內(nèi)容符合專利法第三十三條的規(guī)定，由于不利于節(jié)約審查程序，審查員肯定不會接受。在這種情況下，如果申請人認(rèn)為使用“燃料氣體”的技術(shù)方案非常重要，可以基于此上位的技術(shù)方案提出分案申請，由于分案申請的技術(shù)方案沒有超出原始公開的范圍，同時滿足分案申請與原申請要求保護(hù)不同的發(fā)明的條件，因此可以順利得獲得授權(quán)。

　　利用主動提交分案申請可以盡快獲得授權(quán)。例如在一件包括10項權(quán)利要求的專利申請中，審查員在一通中認(rèn)為獨立權(quán)利要求1～3沒有新穎性和創(chuàng)造性，而其他權(quán)利要求具有專利性。這時申請人在答復(fù)一通時可以放棄權(quán)利要求1～3，而保留審查員未拒絕的權(quán)利要求4～10，從而獲得盡快授權(quán)。對于放棄的獨立權(quán)利要求1～3，申請人可以另外提出分案申請，在分案申請中爭辯其具有專利性的詳細(xì)理由。這樣申請人一方面可以盡快獲得權(quán)利，以保護(hù)其產(chǎn)品，另一方面可以爭取盡可能大的保護(hù)范圍。根據(jù)新修改的審查指南，對于不同的發(fā)明創(chuàng)造的定義為權(quán)利要求書具有不完全相同的保護(hù)范圍。顯然，原申請與分案申請的權(quán)利要求的技術(shù)特征不完全相同，保護(hù)范圍不同，因此滿足不相同的發(fā)明創(chuàng)造的條件，符合分案申請的要求并可以在授權(quán)后兩個專利可以同時存在。

　　另外，由于審查指南中對分案申請的內(nèi)容的要求僅為不超出原申請公開的范圍。理論上申請人可以將原申請原封不動地作為一件分案申請再次提交。盡管指南中規(guī)定分案申請與原申請應(yīng)當(dāng)分別要求保護(hù)不同的發(fā)明，但是專利法和細(xì)則中并沒有明確的條款禁止這種做法。因此客觀上申請人可以達(dá)到專利申請被重新審查一遍的效果，以期達(dá)到不同的審查結(jié)果。但是很顯然這種做法并不符合分案申請的立法本意，目前專利局已經(jīng)注意到這種情況的存在，相信在以后的指南修改過程中會有明確的規(guī)定。

　　對于外觀設(shè)計專利申請來說，如果原申請僅包含一項外觀設(shè)計，申請人想通過提交分案申請的方式再次提交審查的話，專利局會依據(jù)細(xì)則第四十二條駁回分案申請的。因為分案申請的前提條件是一件申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或外觀設(shè)計。對于外觀設(shè)計，由于沒有權(quán)利要求書，通過圖片很容易判定包含幾項外觀設(shè)計，因此只能在包含多項外觀設(shè)計（多套圖片）的情況下提出分案申請。相反，對于發(fā)明和實用新型來說，由于判斷存在幾項發(fā)明需要對權(quán)利要求進(jìn)行分析，另外權(quán)利要求中未寫明但在原說明書中已經(jīng)公開的發(fā)明也可以提出分案申請，因此對于是否符合包括多項發(fā)明的條件，申請人有較大的爭辯空間。

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