歐洲專利程序中針對(duì)分案申請(qǐng)的最新修改
2009-12-29文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王萍
根據(jù)2009年3月和10月的一系列決定，EPO委員會(huì)對(duì)歐洲專利申請(qǐng)程序進(jìn)行了一系列修改。在將于2010年4月1日生效的最新修改的EPC細(xì)則中，與分案申請(qǐng)相關(guān)的修改主要涉及細(xì)則第36（1）（2）條和第57條，具體內(nèi)容包括：
1、提交分案的時(shí)機(jī)；以及
2、提交分案所使用的語(yǔ)言
眾所周知，分案申請(qǐng)涵蓋的主題不能超過母案申請(qǐng)的內(nèi)容?，F(xiàn)行法律僅要求在提出分案申請(qǐng)時(shí)，母案仍處在審查過程中，這意味著在母案審結(jié)前都可以提交分案申請(qǐng)。
而此次EPC細(xì)則36、57的修改影響到分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)和采用的語(yǔ)言。雖然關(guān)于分案申請(qǐng)的內(nèi)容沒有明顯的變化，但是新細(xì)則就分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)有一些暗示，意味著在特定分案申請(qǐng)中，對(duì)可要求保護(hù)的主題可能會(huì)有限制。
一、關(guān)于提交分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)
EPC新細(xì)則第36（1）條
1．申請(qǐng)人可以就任一正在處理的在先歐洲專利申請(qǐng)?zhí)岢龇职干暾?qǐng)，條件是：
a．對(duì)于已經(jīng)發(fā)出通知書的最早申請(qǐng)【母案】，從實(shí)審部門發(fā)出首次通知書起算24個(gè)月屆滿之前，可以提出分案申請(qǐng)，或者
b．對(duì)于認(rèn)為不符合EPC法第82條的有關(guān)要求（只要是首次提出具體異議）的在先申請(qǐng)，從實(shí)審部門發(fā)出通知書起算24個(gè)月屆滿之前，可以提出分案申請(qǐng)。
顯然，新EPC細(xì)則第36（1）條對(duì)分案申請(qǐng)引入了嚴(yán)格的時(shí)間限制，區(qū)分了被動(dòng)分案申請(qǐng)（因缺乏單一性）和主動(dòng)分案申請(qǐng)（其它情況）的情形。
分案時(shí)機(jī)的計(jì)算均從實(shí)審部門的首次通知書起算。
現(xiàn)行歐洲專利實(shí)踐中，在檢索階段和審查階段相互分隔，兩個(gè)階段之間有明確的切換。而實(shí)審部門的“首次通知書”幾乎都被解釋為來自實(shí)審部門的首次實(shí)質(zhì)審查通知書，因此，即包括依照EPC細(xì)則第71（1）條發(fā)出的首次通知書（其中指明需要改正的缺陷），也包括依照EPC細(xì)則第71（3）條當(dāng)EPO無異議的情況（指出即將授與專利權(quán)）。
關(guān)于主動(dòng)分案
根據(jù)新EPC細(xì)則第36（1）（a）條，對(duì)于已經(jīng)發(fā)出通知的最早申請(qǐng)，在實(shí)審部門發(fā)出首次通知書起算24個(gè)月屆滿之前，允許提出主動(dòng)分案申請(qǐng)。術(shù)語(yǔ)“最早申請(qǐng)”是指已經(jīng)發(fā)出通知書的最早提交的母案申請(qǐng)。
關(guān)于被動(dòng)分案
根據(jù)新EPC細(xì)則第36（1）（b）條，對(duì)于實(shí)審部門已經(jīng)發(fā)出認(rèn)為不符合EPC法第82條要求的通知書（只要是首次提出具體異議）的在先申請(qǐng)，從該通知書發(fā)出起算24個(gè)月屆滿之前，允許被動(dòng)分案。
術(shù)語(yǔ)“在先申請(qǐng)”是指與該分案申請(qǐng)最相鄰的母案申請(qǐng)，但是否涉及更早的在先母案申請(qǐng)，存疑。
術(shù)語(yǔ)“具體異議”可能是指分案申請(qǐng)將被限制為克服所提出的異議的缺陷（即：該提交分案申請(qǐng)的時(shí)限僅限于允許針對(duì)該具體異議提出分案申請(qǐng)）。
“首次”可解釋為是指針對(duì)該申請(qǐng)的第一次，但對(duì)一些審查員來說，可能更愿意解釋為針對(duì)所有申請(qǐng)的第一次。
關(guān)于過渡條款
如果新EPC細(xì)則第36（1）條規(guī)定的期限在2010年4月1日之前已經(jīng)屆滿，則分案申請(qǐng)仍可以在2010年4月1日之后的6個(gè)月內(nèi)提出（即：直到2010年10月1日）。如果提交分案的期限在2010年4月1日尚未屆滿，則也可以在2010年4月1日后不少于6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)提交分案申請(qǐng)。
提交分案申請(qǐng)的期限延長(zhǎng)
EPC細(xì)則第36條中的期限不能延期。但在申請(qǐng)人盡到謹(jǐn)慎注意的義務(wù)情況下仍錯(cuò)過該期限的，可以依照EPC法第122條要求恢復(fù)權(quán)利。
分案申請(qǐng)的最低形式要求
雖然理想情況下分案申請(qǐng)應(yīng)準(zhǔn)備一份完整的申請(qǐng)文件，但如需要，可只提交簡(jiǎn)單引用母案的分案申請(qǐng)，或許可稍后再提交權(quán)利要求。這樣做會(huì)招致重要的程序風(fēng)險(xiǎn)，且（在最近申請(qǐng)實(shí)踐改變后）增加費(fèi)用，但在緊急情況下有用。
分案申請(qǐng)可以通過EPO的“epoline”系統(tǒng)電子提交，以立即獲得申請(qǐng)?zhí)枺娮有问教峤灰彩亲罱?jīng)濟(jì)和安全的途徑。
申請(qǐng)人的應(yīng)對(duì)措施
對(duì)于歐洲申請(qǐng)，需要專門的日程表以保證不錯(cuò)過提交分案的時(shí)機(jī)。新細(xì)則的實(shí)施將會(huì)帶來很多分案申請(qǐng)，而且該期限是不能延期，因此建議在2010年10月1日的最后期限前提交分案申請(qǐng)。
此外，應(yīng)避免提交分案的時(shí)間過于靠近2010年10月1日。鑒于提交分案申請(qǐng)的過渡條款意味著屆時(shí)EPO服務(wù)器將非常繁忙。
對(duì)應(yīng)于大量正在審理中的歐洲專利申請(qǐng)，上述細(xì)則的修改也意味著在過渡期將有大量的分案申請(qǐng)。需要將這筆費(fèi)用加到申請(qǐng)人的預(yù)算中，并及早進(jìn)行評(píng)估。
同時(shí)，建議向?qū)彶椴块T首次提交權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)避免權(quán)利要求之間缺乏單一性。因?yàn)榫哂袉我恍缘臋?quán)利要求允許申請(qǐng)人預(yù)先安排提交主動(dòng)分案和被動(dòng)分案的期限。
對(duì)于有分案傾向的部分，如果希望延遲處理（例如藥學(xué)領(lǐng)域的申請(qǐng)），采用非EPO作為其ISA來提交PCT申請(qǐng)是有意義的，這樣可以最大化申請(qǐng)日與首次通知書之間間隔的時(shí)間。
二、關(guān)于分案申請(qǐng)的語(yǔ)言
EPO的官方語(yǔ)言是英語(yǔ)、法語(yǔ)和德語(yǔ)。通常的歐洲申請(qǐng)可以用其它語(yǔ)言提交，但是必須再提交一份官方語(yǔ)言的譯文。在EPO階段的任何時(shí)間，可以修改譯文使其含義與最初的語(yǔ)言更加一致（參見EPC法第14條）。
現(xiàn)行EPC法第14條（部分）
1、EPO的官方語(yǔ)言是英語(yǔ)、法語(yǔ)和德語(yǔ)。
2、歐洲專利申請(qǐng)應(yīng)以任一種官方語(yǔ)言提出，或者如果以其它任何語(yǔ)言提出，應(yīng)遵照實(shí)施細(xì)則翻譯成官方語(yǔ)言之一。在EPO的整個(gè)程序中，可使得譯文與原始提交的申請(qǐng)相符。如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提交所要求的譯文，申請(qǐng)視為撤回。
3、歐洲專利申請(qǐng)?zhí)峤凰玫腅PO官方語(yǔ)言或譯文所用的EPO官方語(yǔ)言，應(yīng)在EPO階段的所有程序中使用。除非實(shí)施細(xì)則另有規(guī)定的除外。
通過新EPC細(xì)則修改，分案申請(qǐng)語(yǔ)言要求的改變彌補(bǔ)了現(xiàn)有程序上的陷阱，使得以非EPC語(yǔ)言提交比以前更安全。
具體的，分案申請(qǐng)必須以申請(qǐng)程序中所使用的語(yǔ)言（英語(yǔ)、法語(yǔ)或德語(yǔ)）提交。對(duì)于最初提交的語(yǔ)言是英語(yǔ)、法語(yǔ)或德語(yǔ)之外的其它語(yǔ)言（如一份中文的PCT申請(qǐng)）同樣如此。這意味著在分案申請(qǐng)的程序中，不再可能修改譯文使其與母案使用語(yǔ)言的含義更加一致。
而新EPC細(xì)則第36（2）條規(guī)定，即使是非EPO語(yǔ)言，也允許基于原始的語(yǔ)言提交分案申請(qǐng)，但在兩個(gè)月內(nèi)要提交譯文（參見新EPC細(xì)則第36（2）條）。
新EPC細(xì)則36（2）
2、分案申請(qǐng)應(yīng)以在先申請(qǐng)程序中所用的語(yǔ)言提出。如果在先申請(qǐng)不是EPO官方語(yǔ)言，分案申請(qǐng)可以在先申請(qǐng)的語(yǔ)言提出；在提出分案申請(qǐng)兩個(gè)月內(nèi)應(yīng)提交在先申請(qǐng)程序中使用語(yǔ)言的譯文；分案申請(qǐng)應(yīng)向慕尼黑、海牙或柏林的EPO提出。
新EPC細(xì)則第57（a）條（附后）修改后包括了對(duì)已提交譯文的核查。這就意味著可適用EPC細(xì)則第58條（附后），提交譯文的期限可以從發(fā)出通知起再延長(zhǎng)兩個(gè)月。
新EPC細(xì)則第57（a）條
如果歐洲專利申請(qǐng)已獲得申請(qǐng)日，EPO應(yīng)根據(jù)EPC法第90條第三段審查，是否：
a)EPC法第14條第二段，細(xì)則第36條第二段第二句，或細(xì)則第40條第三段第二句要求的申請(qǐng)譯文，已在規(guī)定期限內(nèi)提交；
b)……
現(xiàn)行EPC細(xì)則第58條
如果歐洲專利申請(qǐng)不符合細(xì)則第57a)到d)，h)和i)的要求，EPO應(yīng)通知申請(qǐng)人,要求其在兩個(gè)月內(nèi)改正缺陷。說明書、權(quán)利要求和附圖僅在足以彌補(bǔ)這些缺陷的范圍內(nèi)修改。
根據(jù)2009年3月和10月的一系列決定，EPO委員會(huì)對(duì)歐洲專利申請(qǐng)程序進(jìn)行了一系列修改。在將于2010年4月1日生效的最新修改的EPC細(xì)則中，與分案申請(qǐng)相關(guān)的修改主要涉及細(xì)則第36（1）（2）條和第57條，具體內(nèi)容包括：
1、提交分案的時(shí)機(jī)；以及
2、提交分案所使用的語(yǔ)言
眾所周知，分案申請(qǐng)涵蓋的主題不能超過母案申請(qǐng)的內(nèi)容?，F(xiàn)行法律僅要求在提出分案申請(qǐng)時(shí)，母案仍處在審查過程中，這意味著在母案審結(jié)前都可以提交分案申請(qǐng)。
而此次EPC細(xì)則36、57的修改影響到分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)和采用的語(yǔ)言。雖然關(guān)于分案申請(qǐng)的內(nèi)容沒有明顯的變化，但是新細(xì)則就分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)有一些暗示，意味著在特定分案申請(qǐng)中，對(duì)可要求保護(hù)的主題可能會(huì)有限制。
一、關(guān)于提交分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)
EPC新細(xì)則第36（1）條
1．申請(qǐng)人可以就任一正在處理的在先歐洲專利申請(qǐng)?zhí)岢龇职干暾?qǐng)，條件是：
a．對(duì)于已經(jīng)發(fā)出通知書的最早申請(qǐng)【母案】，從實(shí)審部門發(fā)出首次通知書起算24個(gè)月屆滿之前，可以提出分案申請(qǐng)，或者
b．對(duì)于認(rèn)為不符合EPC法第82條的有關(guān)要求（只要是首次提出具體異議）的在先申請(qǐng)，從實(shí)審部門發(fā)出通知書起算24個(gè)月屆滿之前，可以提出分案申請(qǐng)。
顯然，新EPC細(xì)則第36（1）條對(duì)分案申請(qǐng)引入了嚴(yán)格的時(shí)間限制，區(qū)分了被動(dòng)分案申請(qǐng)（因缺乏單一性）和主動(dòng)分案申請(qǐng)（其它情況）的情形。
分案時(shí)機(jī)的計(jì)算均從實(shí)審部門的首次通知書起算。
現(xiàn)行歐洲專利實(shí)踐中，在檢索階段和審查階段相互分隔，兩個(gè)階段之間有明確的切換。而實(shí)審部門的“首次通知書”幾乎都被解釋為來自實(shí)審部門的首次實(shí)質(zhì)審查通知書，因此，即包括依照EPC細(xì)則第71（1）條發(fā)出的首次通知書（其中指明需要改正的缺陷），也包括依照EPC細(xì)則第71（3）條當(dāng)EPO無異議的情況（指出即將授與專利權(quán)）。
關(guān)于主動(dòng)分案
根據(jù)新EPC細(xì)則第36（1）（a）條，對(duì)于已經(jīng)發(fā)出通知的最早申請(qǐng)，在實(shí)審部門發(fā)出首次通知書起算24個(gè)月屆滿之前，允許提出主動(dòng)分案申請(qǐng)。術(shù)語(yǔ)“最早申請(qǐng)”是指已經(jīng)發(fā)出通知書的最早提交的母案申請(qǐng)。
關(guān)于被動(dòng)分案
根據(jù)新EPC細(xì)則第36（1）（b）條，對(duì)于實(shí)審部門已經(jīng)發(fā)出認(rèn)為不符合EPC法第82條要求的通知書（只要是首次提出具體異議）的在先申請(qǐng)，從該通知書發(fā)出起算24個(gè)月屆滿之前，允許被動(dòng)分案。
術(shù)語(yǔ)“在先申請(qǐng)”是指與該分案申請(qǐng)最相鄰的母案申請(qǐng)，但是否涉及更早的在先母案申請(qǐng)，存疑。
術(shù)語(yǔ)“具體異議”可能是指分案申請(qǐng)將被限制為克服所提出的異議的缺陷（即：該提交分案申請(qǐng)的時(shí)限僅限于允許針對(duì)該具體異議提出分案申請(qǐng)）。
“首次”可解釋為是指針對(duì)該申請(qǐng)的第一次，但對(duì)一些審查員來說，可能更愿意解釋為針對(duì)所有申請(qǐng)的第一次。
關(guān)于過渡條款
如果新EPC細(xì)則第36（1）條規(guī)定的期限在2010年4月1日之前已經(jīng)屆滿，則分案申請(qǐng)仍可以在2010年4月1日之后的6個(gè)月內(nèi)提出（即：直到2010年10月1日）。如果提交分案的期限在2010年4月1日尚未屆滿，則也可以在2010年4月1日后不少于6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)提交分案申請(qǐng)。
提交分案申請(qǐng)的期限延長(zhǎng)
EPC細(xì)則第36條中的期限不能延期。但在申請(qǐng)人盡到謹(jǐn)慎注意的義務(wù)情況下仍錯(cuò)過該期限的，可以依照EPC法第122條要求恢復(fù)權(quán)利。
分案申請(qǐng)的最低形式要求
雖然理想情況下分案申請(qǐng)應(yīng)準(zhǔn)備一份完整的申請(qǐng)文件，但如需要，可只提交簡(jiǎn)單引用母案的分案申請(qǐng)，或許可稍后再提交權(quán)利要求。這樣做會(huì)招致重要的程序風(fēng)險(xiǎn)，且（在最近申請(qǐng)實(shí)踐改變后）增加費(fèi)用，但在緊急情況下有用。
分案申請(qǐng)可以通過EPO的“epoline”系統(tǒng)電子提交，以立即獲得申請(qǐng)?zhí)枺娮有问教峤灰彩亲罱?jīng)濟(jì)和安全的途徑。
申請(qǐng)人的應(yīng)對(duì)措施
對(duì)于歐洲申請(qǐng)，需要專門的日程表以保證不錯(cuò)過提交分案的時(shí)機(jī)。新細(xì)則的實(shí)施將會(huì)帶來很多分案申請(qǐng)，而且該期限是不能延期，因此建議在2010年10月1日的最后期限前提交分案申請(qǐng)。
此外，應(yīng)避免提交分案的時(shí)間過于靠近2010年10月1日。鑒于提交分案申請(qǐng)的過渡條款意味著屆時(shí)EPO服務(wù)器將非常繁忙。
對(duì)應(yīng)于大量正在審理中的歐洲專利申請(qǐng)，上述細(xì)則的修改也意味著在過渡期將有大量的分案申請(qǐng)。需要將這筆費(fèi)用加到申請(qǐng)人的預(yù)算中，并及早進(jìn)行評(píng)估。
同時(shí)，建議向?qū)彶椴块T首次提交權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)避免權(quán)利要求之間缺乏單一性。因?yàn)榫哂袉我恍缘臋?quán)利要求允許申請(qǐng)人預(yù)先安排提交主動(dòng)分案和被動(dòng)分案的期限。
對(duì)于有分案傾向的部分，如果希望延遲處理（例如藥學(xué)領(lǐng)域的申請(qǐng)），采用非EPO作為其ISA來提交PCT申請(qǐng)是有意義的，這樣可以最大化申請(qǐng)日與首次通知書之間間隔的時(shí)間。
二、關(guān)于分案申請(qǐng)的語(yǔ)言
EPO的官方語(yǔ)言是英語(yǔ)、法語(yǔ)和德語(yǔ)。通常的歐洲申請(qǐng)可以用其它語(yǔ)言提交，但是必須再提交一份官方語(yǔ)言的譯文。在EPO階段的任何時(shí)間，可以修改譯文使其含義與最初的語(yǔ)言更加一致（參見EPC法第14條）。
現(xiàn)行EPC法第14條（部分）
1、EPO的官方語(yǔ)言是英語(yǔ)、法語(yǔ)和德語(yǔ)。
2、歐洲專利申請(qǐng)應(yīng)以任一種官方語(yǔ)言提出，或者如果以其它任何語(yǔ)言提出，應(yīng)遵照實(shí)施細(xì)則翻譯成官方語(yǔ)言之一。在EPO的整個(gè)程序中，可使得譯文與原始提交的申請(qǐng)相符。如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提交所要求的譯文，申請(qǐng)視為撤回。
3、歐洲專利申請(qǐng)?zhí)峤凰玫腅PO官方語(yǔ)言或譯文所用的EPO官方語(yǔ)言，應(yīng)在EPO階段的所有程序中使用。除非實(shí)施細(xì)則另有規(guī)定的除外。
通過新EPC細(xì)則修改，分案申請(qǐng)語(yǔ)言要求的改變彌補(bǔ)了現(xiàn)有程序上的陷阱，使得以非EPC語(yǔ)言提交比以前更安全。
具體的，分案申請(qǐng)必須以申請(qǐng)程序中所使用的語(yǔ)言（英語(yǔ)、法語(yǔ)或德語(yǔ)）提交。對(duì)于最初提交的語(yǔ)言是英語(yǔ)、法語(yǔ)或德語(yǔ)之外的其它語(yǔ)言（如一份中文的PCT申請(qǐng)）同樣如此。這意味著在分案申請(qǐng)的程序中，不再可能修改譯文使其與母案使用語(yǔ)言的含義更加一致。
而新EPC細(xì)則第36（2）條規(guī)定，即使是非EPO語(yǔ)言，也允許基于原始的語(yǔ)言提交分案申請(qǐng)，但在兩個(gè)月內(nèi)要提交譯文（參見新EPC細(xì)則第36（2）條）。
新EPC細(xì)則36（2）
2、分案申請(qǐng)應(yīng)以在先申請(qǐng)程序中所用的語(yǔ)言提出。如果在先申請(qǐng)不是EPO官方語(yǔ)言，分案申請(qǐng)可以在先申請(qǐng)的語(yǔ)言提出；在提出分案申請(qǐng)兩個(gè)月內(nèi)應(yīng)提交在先申請(qǐng)程序中使用語(yǔ)言的譯文；分案申請(qǐng)應(yīng)向慕尼黑、海牙或柏林的EPO提出。
新EPC細(xì)則第57（a）條（附后）修改后包括了對(duì)已提交譯文的核查。這就意味著可適用EPC細(xì)則第58條（附后），提交譯文的期限可以從發(fā)出通知起再延長(zhǎng)兩個(gè)月。
新EPC細(xì)則第57（a）條
如果歐洲專利申請(qǐng)已獲得申請(qǐng)日，EPO應(yīng)根據(jù)EPC法第90條第三段審查，是否：
a)EPC法第14條第二段，細(xì)則第36條第二段第二句，或細(xì)則第40條第三段第二句要求的申請(qǐng)譯文，已在規(guī)定期限內(nèi)提交；
b)……
現(xiàn)行EPC細(xì)則第58條
如果歐洲專利申請(qǐng)不符合細(xì)則第57a)到d)，h)和i)的要求，EPO應(yīng)通知申請(qǐng)人,要求其在兩個(gè)月內(nèi)改正缺陷。說明書、權(quán)利要求和附圖僅在足以彌補(bǔ)這些缺陷的范圍內(nèi)修改。
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