淺論技術(shù)問題在創(chuàng)造性判斷中的作用

2010-05-16

文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　潘煒

　　一、引言
　　根據(jù)專利法第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。其中創(chuàng)造性是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

　　在審查指南第二部分第四章進(jìn)一步明確了什么是“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”以及如何對(duì)此進(jìn)行判斷。具體而言，審查指南將發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)通過正反兩個(gè)方面表述為“發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”；將發(fā)明有顯著的進(jìn)步表述為“發(fā)明有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果”。

　　盡管滿足創(chuàng)造性要求兩個(gè)條件，即“具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”，但是由于評(píng)價(jià)發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步相對(duì)而言比較容易，因此，實(shí)際上在判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性時(shí)，重點(diǎn)和難點(diǎn)在于判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。進(jìn)一步地，判斷本發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，本發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。目前，判斷創(chuàng)造性的較為普遍并且可操作性較強(qiáng)的方法為三步法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

　　對(duì)于第三步，具體而言，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。

　　在審查指南中舉例概括了兩種情況：（1）區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，（2）區(qū)別技術(shù)特征在一份或另一份對(duì)比文件中公開并且所起的作用與在本發(fā)明中所起的作用相同。在上述兩種情況下，通常（注意，這里是“通?！倍恰耙欢ā保┱J(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示，即要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的。

　　值得一提的，三步法只是創(chuàng)造性判斷中最常采用的方法，而非唯一的方法。對(duì)于審查員而言，采用三步法可以提高檢索的效率和命中率，但是從目前接到的審查意見通知書可以看出，審查員對(duì)三步法的使用趨于僵化，往往是直接地簡單地套用三步法來判斷一項(xiàng)發(fā)明的創(chuàng)造性，反而偏離了創(chuàng)造性判斷的本質(zhì)“非顯而易見性”。

　　二、技術(shù)問題在創(chuàng)造性判斷中的作用

　　一般而言，做出一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造通常會(huì)首先提出或者發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，然后再去解決該技術(shù)問題并提出新的技術(shù)方案。因此，筆者認(rèn)為提出或者發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題以及解決該技術(shù)問題并提出技術(shù)方案這兩個(gè)方面都應(yīng)該是判斷一項(xiàng)發(fā)明是否具有創(chuàng)造性所應(yīng)該考慮的因素。忽略前者往往會(huì)導(dǎo)致“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。換言之，筆者認(rèn)為判斷一項(xiàng)發(fā)明是否顯而易見包括了提出或者發(fā)現(xiàn)本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是否顯而易見以及解決該技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是否顯而易見兩個(gè)方面，二者中只要其一是非顯而易見的，則應(yīng)該認(rèn)為該發(fā)明是非顯而易見的。

　　特別是，在創(chuàng)造性判斷的三步法中的第二步和第三步中，要確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，并且使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。由于以上判斷步驟是在審查員理解了本發(fā)明之后所進(jìn)行的判斷過程，所以這兩個(gè)步驟本身只考慮了解決技術(shù)問題的動(dòng)機(jī)和所采用的技術(shù)方案，但是卻忽略了提出或者發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題中所包含的非顯而易見性。在很多情況下，一項(xiàng)發(fā)明的難點(diǎn)往往在于提出或者發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，一旦該技術(shù)問題明了，則解決方案對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言可能非常簡單或明顯。此時(shí)簡單地套用三步法往往會(huì)得出發(fā)明是顯而易見的錯(cuò)誤結(jié)果。

　　下面，將通過幾個(gè)具體示例對(duì)特定情況下“技術(shù)問題”在創(chuàng)造性判斷中所起的作用進(jìn)行一些探討。

　　示例一：本領(lǐng)域技術(shù)人員提不出技術(shù)問題
　　要求保護(hù)的發(fā)明涉及一種曲面椅，椅子的座面為下凹的弧形并與人體的外形相一致，在座面的最低處設(shè)置有一個(gè)漏水孔。

　　該發(fā)明的背景是，這種曲面椅常用于露天場合，由于雨水、人工清洗的原因座面可能積水，當(dāng)人不注意時(shí)可能會(huì)弄濕褲子。因此發(fā)明人在座面最低處設(shè)置了漏水孔，這樣避免了座面積水，使得座面可以容易地變干。

　　假設(shè)經(jīng)檢索只找到了座面沒有任何孔的曲面椅的對(duì)比文件，而在最低處打孔以便于排水顯然是本領(lǐng)域公知常識(shí)。因此，采用三步法，以檢索到的對(duì)比文件為最接近現(xiàn)有技術(shù)，則區(qū)別技術(shù)特征為“在座面的最低處設(shè)置有一個(gè)漏水孔”，該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是便于排水，由于在最低處打孔以便于排水是本領(lǐng)域公知常識(shí)，因此本發(fā)明的技術(shù)方案是顯而易見的，沒有創(chuàng)造性。

　　但是，如果仔細(xì)想想，我們經(jīng)常會(huì)見到露天的曲面椅積水的情況，這時(shí)我們想到了什么？我們多半是自己擦干凈或者換一個(gè)干凈的椅子，我們會(huì)想到要提出或者解決“座面積水”的技術(shù)問題嗎？顯然，如果連技術(shù)問題都提出不來，又如何去解決該技術(shù)問題呢。

　　筆者以此曲面椅為例并非想證明該技術(shù)方案必定具有創(chuàng)造性，只是想強(qiáng)調(diào)簡單地套用三步法而忽略技術(shù)問題的提出來直接否定該技術(shù)方案的創(chuàng)造性似乎過于武斷。

　　示例二：技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平
　　要求保護(hù)的發(fā)明涉及一種印刷設(shè)備，其特征是部件A采用不易變形的材料B。

　　該發(fā)明的背景技術(shù)部分說明了現(xiàn)有印刷設(shè)備的缺陷是印刷時(shí)紙張跑偏，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是印刷機(jī)使用一段時(shí)間后其中的部件A產(chǎn)生變形。

　　經(jīng)檢索，對(duì)比文件1公開了類似的印刷設(shè)備，具有部件A。本發(fā)明權(quán)利要求要求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于部件A使用材料B制造。使用材料B制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識(shí)?，F(xiàn)有技術(shù)中沒有公開或暗示印刷機(jī)使用一段時(shí)間后其中部件A產(chǎn)生變形會(huì)造成紙張跑偏。

　　如果簡單地套用三步法，會(huì)得出如下結(jié)論：對(duì)比文件1公開了一種印刷設(shè)備，權(quán)利要求要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1的區(qū)別在于部件A使用材料B制造，由此確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是部件A的變形問題。而對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料B制造是慣用的技術(shù)手段，因此在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上得到權(quán)利要求的技術(shù)方案是顯而易見的，即權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性。

　　然而，如上文提到的，現(xiàn)有技術(shù)中沒有公開或暗示印刷機(jī)使用一段時(shí)間后其中部件A產(chǎn)生變形會(huì)造成紙張跑偏。換言之，本領(lǐng)域技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中不可能找出紙張跑偏與部件A產(chǎn)生變形之間的聯(lián)系。

　　本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是“印刷時(shí)紙張跑偏”的問題，引起“印刷時(shí)紙張跑偏”的根本原因是“部件A的變形問題”。雖然解決“部件A的變形問題”的技術(shù)手段非常簡單，但找到該根本原因“部件A的變形”是不容易的，從而提出解決“部件A的變形問題”的技術(shù)手段對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的，因此權(quán)利要求的技術(shù)方案是具有創(chuàng)造性的。

　　在此示例中，由區(qū)別技術(shù)特征“部件A使用材料B制造”而確定本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平，但問題一經(jīng)提出，其解決手段是顯而易見的，此時(shí)，發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的，具有創(chuàng)造性。

　　示例三：現(xiàn)有技術(shù)中不存在本發(fā)明要解決的技術(shù)問題
　　要求保護(hù)的發(fā)明涉及一種饋送固體藥劑的設(shè)備，包括饋送站、分配器、送料斗、饋送裝置、輸入站，其特征在于，分配器包括杯狀容器，杯狀容器具有將固體藥劑連續(xù)不斷地饋送進(jìn)入輸入站的饋送軌道。

　　審查員在審查意見通知書中引用了兩篇對(duì)比文件D1和D2。盡管本發(fā)明的具體結(jié)構(gòu)和對(duì)比文件D1相差較遠(yuǎn)，但是由于權(quán)利要求在語言描述方面包括了較多的功能性模塊以獲得盡可能寬的保護(hù)范圍，因此就其描述和功能而言，審查員認(rèn)為對(duì)比文件D1公開了一種饋送固體藥劑的設(shè)備，包括饋送站、分配器、送料斗、饋送裝置、輸入站。同時(shí)，對(duì)比文件D2也公開了一種分配器，其包括杯狀容器，杯狀容器具有饋送軌道，可以將需要饋送的物品饋送到目的地。

　　因此，以對(duì)比文件D1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，本發(fā)明與對(duì)比文件D1的區(qū)別技術(shù)特征就在于“分配器包括杯狀容器，杯狀容器具有饋送軌道”。從該技術(shù)特征實(shí)際起的作用而言，就是為了將固體藥劑連續(xù)不斷地饋送進(jìn)入輸入站。表面上看，審查員的審查意見是合理的，即現(xiàn)有技術(shù)存在將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)D1以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，即，本發(fā)明相對(duì)于對(duì)比文件D1和D2的結(jié)合是顯而易見的，本發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)沒有創(chuàng)造性。

　　然而，仔細(xì)分析對(duì)比文件D1，我們發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件D1的技術(shù)方案本身已經(jīng)是一個(gè)非常完整和完善的技術(shù)方案，它通過對(duì)送料斗進(jìn)行振動(dòng)或通過旋轉(zhuǎn)布置在送料斗下面的管道（對(duì)應(yīng)于本發(fā)明的饋送裝置）進(jìn)行旋轉(zhuǎn)而將固體藥劑饋送到輸入站。對(duì)比文件D1中根本就不存在將固體藥劑連續(xù)饋送到輸入站的技術(shù)問題，因此，即使如審查員所言，對(duì)比文件D2公開了“一種分配器，其包括杯狀容器，杯狀容器具有饋送軌道，可以將需要饋送的物品饋送到目的地”，本領(lǐng)域技術(shù)人員也沒有必要、沒有動(dòng)機(jī)在對(duì)比文件D1所述的技術(shù)方案中引入對(duì)比文件D2所述的分配器來實(shí)現(xiàn)饋送固體藥劑的功能，因?yàn)閷?duì)比文件D1的方案中饋送固體藥劑的功能本身已經(jīng)很完善，引入多余的結(jié)構(gòu)只會(huì)是畫蛇添足。

　　因此，最終歸結(jié)到技術(shù)啟示方面，可以認(rèn)為由于本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)面對(duì)審查員提到的技術(shù)問題，因此沒有動(dòng)機(jī)改進(jìn)對(duì)比文件D1的技術(shù)方案，也就沒有動(dòng)機(jī)結(jié)合對(duì)比文件D1和D2，因此現(xiàn)有技術(shù)也就沒有給出將所述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)D1中的技術(shù)啟示，所以本發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，即，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　三、結(jié)語
　　通過以上具體示例可以看出，盡管三步法是用于判斷創(chuàng)造性的最常用的方法，但是其卻不是唯一的方法。特別是，由于三步法中忽略了提出或發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題中所包含的非顯而易見性，簡單地套用三步法會(huì)錯(cuò)殺許多真正具有創(chuàng)造性的發(fā)明。因此，在判斷一項(xiàng)發(fā)明是否具有創(chuàng)造性或非顯而易見性時(shí)，應(yīng)該全面考慮從提出技術(shù)問題到解決技術(shù)問題的整個(gè)過程的非顯而易見性。將二者割裂開來往往會(huì)導(dǎo)致“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。

　　當(dāng)然，對(duì)創(chuàng)造性判斷所應(yīng)該考慮的因素還有其他許多例如發(fā)明的目的、動(dòng)機(jī)等，筆者在此僅以技術(shù)問題在創(chuàng)造性判斷中所起的作用為例進(jìn)行了一些初步探討，以上論述若有疏漏之處，歡迎大家批評(píng)指正。

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