文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 黃熊



　　創(chuàng)造性作為專利申請審查的核心條款，常將大部分專利申請擋在授權(quán)大門之外。盡管從根本而言，專利申請的創(chuàng)造性高低取決于技術(shù)內(nèi)容本身而不在于采用的表現(xiàn)手法，然而，專利申請的撰寫狀況對專利申請的創(chuàng)造性也具有重要影響，進(jìn)而對授權(quán)前景產(chǎn)生作用。下面從創(chuàng)造性概念的性質(zhì)出發(fā)，探討有利于提升專利申請創(chuàng)造性的方法。



　　一、創(chuàng)造性概念的性質(zhì)



　　根據(jù)專利法及審查指南的規(guī)定，專利申請的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，具有（突出的）實質(zhì)性特點和（顯著的）進(jìn)步，其中“突出的實質(zhì)性特點”是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。從該創(chuàng)造性的定義可明確其具有如下三個特性，充分理解這三個特性有利于在撰寫申請文件時盡可能地提高專利申請的創(chuàng)造性。



　　1、相對性。根據(jù)創(chuàng)造性概念可知，創(chuàng)造性高低是與“現(xiàn)有技術(shù)”比較的結(jié)果，“現(xiàn)有技術(shù)”在實務(wù)中體現(xiàn)為檢索的對比文件。依據(jù)不同的對比文件審查相同的專利申請，創(chuàng)造性的結(jié)論可能截然不同。理論上，由于“現(xiàn)有技術(shù)”為申請日之前公開的技術(shù)，專利申請的創(chuàng)造性當(dāng)具有客觀高度，但如果作為參考基準(zhǔn)的對比文件的技術(shù)領(lǐng)域偏離遠(yuǎn)、技術(shù)特征公開少且數(shù)量不多，則可抬升專利申請的創(chuàng)造性高度，相反，對比文件的技術(shù)領(lǐng)域接近、技術(shù)特征公開多且數(shù)量較多，則將壓縮專利申請的創(chuàng)造性高度。由此可見，專利申請的創(chuàng)造性高低依據(jù)不同的參照基準(zhǔn)其結(jié)果不同，具有相對性的特點。



　　2、主觀性。如前所言，專利申請的創(chuàng)造性本應(yīng)具有客觀高度，但不可避免摻入主觀因素，主要體現(xiàn)為：①檢索主觀性：創(chuàng)造性依據(jù)對比文件審查，而在檢索對比文件的過程中，數(shù)據(jù)庫的選擇、檢索要素的挖掘、檢索表達(dá)式的編輯、檢索結(jié)果的篩選等均受個人主觀影響，不同的審查員針對相同的專利申請得到的對比文件在數(shù)量、范圍、與專利申請的相似度等方面可能不同；②審查主觀性：創(chuàng)造性審查的主體為假象的“本領(lǐng)域所屬技術(shù)人員”，但審查員并不生活于“真空”，均會自然不自然地以自身具有的知識能力結(jié)構(gòu)為出發(fā)點，對專利申請做出主觀性的個體評價；③流轉(zhuǎn)主觀性，專利申請來源于發(fā)明人、創(chuàng)生于代理人、評價于審查員，囿于語言本身的局限和個體的自身差異，發(fā)明人以交底書提供給代理人的發(fā)明創(chuàng)造可能已一定程度的失真，代理人經(jīng)過加工提供給審查員的發(fā)明創(chuàng)造可能進(jìn)一步失真，審查員與代理人進(jìn)行書面溝通中可能再度出現(xiàn)失真，這些在專利申請流轉(zhuǎn)的各階段產(chǎn)生的與“真實”發(fā)明創(chuàng)造性的差異難以避免。由此可見，專利申請的創(chuàng)造性高低依據(jù)不同的個體（包括發(fā)明人、代理人、審查員）其結(jié)果不同，具有主觀性的特點。



　　3、動態(tài)性。創(chuàng)造性的審查過程是對專利申請的實質(zhì)性特點和進(jìn)步性進(jìn)行衡量的過程，該過程不是簡單的“對錯”判斷，而是一個持續(xù)變動過程：隨著審查員對背景技術(shù)理解的深入、對比文件檢索范圍的縮小、申請人（代理人）對技術(shù)方案的修改或闡述的明朗化，專利申請的創(chuàng)造性高低將可能發(fā)生變化，初判認(rèn)為具有創(chuàng)造性的專利申請，最終定論可能沒有創(chuàng)造性，或者相反。由此可見，專利申請的創(chuàng)造性是因時而變的動態(tài)概念，具有動態(tài)性的特點。



　　二、提高創(chuàng)造性的若干方法



　　上述三大特性決定了專利申請的創(chuàng)造性具有“可拯救”的品性，通過實務(wù)過程中有針對性地采取措施可以一定程度上提高專利申請文件的創(chuàng)造性。



　　1、反檢索



　　檢索是對專利申請進(jìn)行全面審查之前的必要步驟，檢索到的對比文件的數(shù)量以及與專利申請的相似程度將極大地影響專利申請的創(chuàng)造性高低。“反檢索”的目的在于增加對比文件與專利申請的差異度。該措施主要表現(xiàn)為：



　?。?）以檢索依據(jù)而言，檢索時通常從專利申請的發(fā)明名稱、發(fā)明主題以及獨立權(quán)利要求中提煉檢索要素。因此，撰寫申請文件時應(yīng)當(dāng)盡可能在這些內(nèi)容中不顯露出專利申請的“發(fā)明點”，而將發(fā)明點放置在從屬權(quán)利要求之中，或者說明書，甚至說明書的附圖之中。



　　例1：申請人提供的發(fā)明名稱為“一種基于停車判缸結(jié)果的電控柴油機(jī)無凸輪軸信號啟動的方法”，該方法相對于現(xiàn)有技術(shù)的不同點在于利用“停車判缸結(jié)果”實現(xiàn)柴油機(jī)啟動，撰寫時應(yīng)當(dāng)在發(fā)明名稱中略去諸如“停車判缸結(jié)果”、“電控”、“無凸輪軸信號”等便于檢索的“最接近對比文件”的關(guān)鍵詞，將發(fā)明名稱定為“一種柴油機(jī)的啟動方法”。



　?。?）以檢索領(lǐng)域而言，檢索時通常按照本領(lǐng)域、相近相關(guān)領(lǐng)域和在技術(shù)問題啟示下的其他領(lǐng)域的順序檢索，從前一領(lǐng)域檢索的結(jié)果之中未找到滿足要求的對比文件時才逐次過渡到后一領(lǐng)域。因此，撰寫申請文件時可在專利申請的“背景技術(shù)”或“技術(shù)領(lǐng)域”部分中使用“模糊領(lǐng)域”或“大領(lǐng)域”的描述，“模糊領(lǐng)域”在于避免主動提供領(lǐng)域指向，為檢索到所謂的“本領(lǐng)域的對比文件”增加難度；“大領(lǐng)域”在于使檢索到的文獻(xiàn)的數(shù)量眾多，增加從中篩選出“相似度高”的對比文件的難度。以前述例1而言，在背景技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域撰寫時，可使具有關(guān)鍵詞作用的“停車判缸結(jié)果”不以完整的專業(yè)術(shù)語形式出現(xiàn)，而將其內(nèi)容通過具體語言描述出來，使“領(lǐng)域模糊化”，檢索時必須對這些描繪進(jìn)行概括后才能檢索，由此增加了檢索到本領(lǐng)域?qū)Ρ任募碾y度。此外，在技術(shù)領(lǐng)域中還可將技術(shù)領(lǐng)域描述為“柴油機(jī)”領(lǐng)域而非“電控柴油機(jī)”領(lǐng)域，這種“大領(lǐng)域”將使檢索到的文獻(xiàn)數(shù)量變多，進(jìn)而增加了篩選難度。



　　（3）以檢索頻次而言，檢索時通常重“首次檢索”、輕“補(bǔ)充檢索”。因此，撰寫專利申請時應(yīng)當(dāng)盡可能地將發(fā)明點隱藏得深一些，比如放到從屬權(quán)利要求3之后，即便因答復(fù)審查意見的需要，通常經(jīng)過兩次從權(quán)提升（將從屬權(quán)利要求2提升到獨立權(quán)利要求1形成新的獨立權(quán)利要求、將原從屬權(quán)利要求3提升到新的獨立權(quán)利要求1）足以克服審查員在首次檢索時指出的獨立權(quán)利要求存在的創(chuàng)造性缺陷。



　　2、延長邏輯鏈或粗邏輯



　　專利申請創(chuàng)造性的審查為文本審查、事后審查，審查員會將申請人詳細(xì)描述的由技術(shù)現(xiàn)象引出技術(shù)問題的邏輯、由技術(shù)問題導(dǎo)出技術(shù)方案的邏輯、由技術(shù)方案推出技術(shù)效果的邏輯認(rèn)為理所當(dāng)然，從而容易降低專利申請的創(chuàng)造性。因此，在便于理解基礎(chǔ)上，有必要：



　　（1）對“邏輯”進(jìn)行細(xì)化，延長邏輯鏈，使所屬技術(shù)領(lǐng)域人員不能輕易得到技術(shù)方案。比如，通常的邏輯為A（技術(shù)現(xiàn)象）→B（技術(shù)缺陷）→C（技術(shù)問題），延長邏輯鏈時可細(xì)化B，將其分解為B1、B2、B3，這樣邏輯鏈即變成A→B1→B2→B3→C。



　?。?）采用粗邏輯或跳躍邏輯，即不用詳細(xì)描述技術(shù)現(xiàn)象如何產(chǎn)生技術(shù)問題、技術(shù)方案如何推演出技術(shù)效果的邏輯。這種方式與上述方式相反。比如，通常的邏輯為A→B→C，則在描述基本清楚的情況下，將邏輯鏈變?yōu)锳→C。



　　上述兩種方式通常適用于發(fā)明創(chuàng)造本身較為簡單、僅通過閱讀背景技術(shù)部分的內(nèi)容即可在“頭腦”中構(gòu)建出解決方案的情形。



　　3、突出發(fā)現(xiàn)問題的困難



　　基于事后審查的原因，發(fā)明創(chuàng)造在審查過程中容易被看得過于簡單，但在現(xiàn)實過程中，做出一件具有突出實質(zhì)性特點和顯著進(jìn)步的發(fā)明創(chuàng)造通常具有較高難度，這一難度可能在于技術(shù)方案本身較難提出，也可能在于技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)具有難度。為增加專利申請的創(chuàng)造性高度，有必要在申請文件中，用較多筆墨強(qiáng)調(diào)發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的不易，這可以從如下三個方面進(jìn)行說明：（1）一般人員通常不認(rèn)為存在專利申請的技術(shù)問題。（2）一般人員通常情況下會忽略專利申請的技術(shù)問題。（3）一般人員沒有提出專利申請的技術(shù)問題的環(huán)境或前提條件。這種措施不僅需要從發(fā)明人處挖掘出技術(shù)內(nèi)容本身，而且還應(yīng)當(dāng)請求發(fā)明人介紹與完成發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的事項，以及完成發(fā)明創(chuàng)造過程中遇到的困難、別人之所以不能解決的原因等素材。



　　4、突出現(xiàn)有的技術(shù)偏見



　　技術(shù)偏見反映的是現(xiàn)有技術(shù)中存在的普遍技術(shù)傾向，這種傾向阻礙人們在其他方面尋求解決技術(shù)問題的可能答案。專利申請如果“反其道而行之”，同樣能解決技術(shù)問題，取得的技術(shù)效果等同或好于先前的效果，那么這種“逆向思維”體現(xiàn)出申請人不同于本領(lǐng)域技術(shù)人員的思維特點，由此提出的方案具有較高的創(chuàng)造性。因此，可以在申請文件中強(qiáng)調(diào)兩方面的內(nèi)容：



　?。?）現(xiàn)有技術(shù)存在的特定的技術(shù)偏見。申請文件中當(dāng)明確記載技術(shù)偏見成立必須滿足的兩個條件：“技術(shù)偏見”這種認(rèn)識在本領(lǐng)域具有普遍性，不具普遍性不能稱為技術(shù)偏見；“技術(shù)偏見”這種認(rèn)識偏離客觀事實，沒有偏離客觀事實稱為技術(shù)局限而非偏見。



　　（2）專利申請如何克服該特定的技術(shù)偏見。



　　5、突出意料不到的技術(shù)效果



　　盡管某些技術(shù)方案本身與現(xiàn)有技術(shù)相比差別不大，但細(xì)微的差別如果導(dǎo)致技術(shù)效果由“量”到“質(zhì)”的飛躍，或者“量”的變化超出事先預(yù)期，則這種效果是有必要記載在申請文件中的意料不到的技術(shù)效果，專利申請通過記載這類的技術(shù)效果可以較大程度地提升其創(chuàng)造性高度。



　　例2：一件發(fā)明名稱為“一種構(gòu)建詞典的方法”的專利申請，其通過抽取網(wǎng)頁中的翻譯對來建立在線詞典，其抽取方式包括三種：按照預(yù)定模式在網(wǎng)頁中抽取翻譯對、抽取網(wǎng)頁中的雙語詞句列表、抽取網(wǎng)頁中的中外文交替段落。審查員認(rèn)為第一種抽取模式已被對比文件公開，第二、三種抽取方式屬于常用技術(shù)手段。然而，申請人發(fā)現(xiàn)，通過第一種模式僅能抽取到全部翻譯對中的27%，而通過后兩種模式可以將抽取到的翻譯對提高到90%以上，這種效果是非線性的、不可預(yù)期的效果，屬于意料不到的技術(shù)效果，本專利申請當(dāng)具有較高的創(chuàng)造性高度。



　　以上簡要探討了在專利申請撰寫時提高創(chuàng)造性的幾種方法，但必須再次強(qiáng)調(diào)的是，專利申請是否能夠通過創(chuàng)造性的審查，最終取決于技術(shù)內(nèi)容本身，上述提高創(chuàng)造性的方法的作用在于“錦上添花”，而不是“雪中送炭”。發(fā)明人、IPR等知識產(chǎn)權(quán)工作人員當(dāng)腳踏實地，花大力氣搞好發(fā)明創(chuàng)造，萬不可舍其“本”，逐其“末”。