文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司   丁莉麗　

禁止重復(fù)授權(quán)是說，針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或兩項以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在。由于香港標準專利注冊制度的特殊性，在重復(fù)授權(quán)方面也有其與其他國家或地區(qū)值得關(guān)注的不同之處。筆者就此作如下簡要分析，供大家參考。

　　一、香港標準專利申請基本流程介紹：

　　根據(jù)2002年6月1日《專利(專利當局的指定)公告》第3條，中國香港標準專利的批予，是以下述三個專利局（稱為“指定專利當局”）所批予的發(fā)明專利（可以是分案申請）為基礎(chǔ)的：

　　中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局

　　歐洲專利局(僅就指定英國的專利而言)

　　聯(lián)合王國（英國）專利局

　　在中國香港申請標準專利的程序分為兩個階段，申請人須提交下述兩項請求∶

　　第一階段：指定專利申請的“記錄請求”，此處，指定專利申請是指在上述三個指定專利局發(fā)表的發(fā)明專利申請；

　　注意：最遲必須在上述指定專利當局發(fā)表指定專利申請后6個月內(nèi)，提交“記錄請求”，該期限不可延長。

　　第二階段：就已獲得上述三個指定專利局授權(quán)的專利，在香港提交“注冊與批予請求”。

　　注意：最遲必須在中國香港發(fā)表記錄請求或上述指定專利當局批予指定專利后6個月（以后到期限為準，該期限不可延長）內(nèi)，提交“注冊與批予請求”。

　　二、問題設(shè)定與分析

　　問1：假設(shè)就同一發(fā)明，既有歐洲專利申請，又有中國專利申請，是否可以同時或先后基于兩個申請分別去香港提交“記錄請求”和“注冊批予請求”，兩個申請是否可以并存？

　　分析1：鑒于香港標準專利申請的兩個階段，專利局并不進行檢索和實審，實踐中有可能同時或先后基于兩個指定申請分別去香港提交“記錄請求”和“注冊批予請求”，兩個申請有可能可以并存，甚至也可能兩個都獲得授權(quán)。但是，也不排除專利局有可能會在第一階段或者第二階段發(fā)現(xiàn)申請人就同樣的發(fā)明提交了兩件申請，會要求申請人在兩者中作選擇。

　　假設(shè)申請人在基于歐洲申請進行香港標準專利第一階段的記錄請求后認為，基于中國專利申請作香港標準專利第一階段的記錄請求更合適，那么此時申請人也可以根據(jù)《香港專利條例》第32條的規(guī)定主動向香港專利局請求撤回基于歐洲專利申請的記錄請求。此時，如果香港專利局尚未公開該記錄請求，那么有可能會退回68港幣（約合54元人民幣）的第一階段公告費，其他費用不能退回。

　　問2：如果基于歐洲專利申請和中國專利申請的香港標準專利申請均獲準授權(quán)，是否需要從中選擇一個？應(yīng)在什么時間點做出選擇？

　　分析2：雖說一項發(fā)明只能授予一項專利權(quán)，但是，考慮到香港專利局對標準專利注冊的審查只是形式審查，不會進行相關(guān)檢索和實審，“重復(fù)授權(quán)”的可能性也還是比較大的。如果分別基于歐洲和中國兩個指定申請的相關(guān)標準專利申請均可授權(quán)，那么：

　?。?）申請人可以對比兩件專利申請的權(quán)利要求保護范圍，主動或者根據(jù)專利局長的要求，在第一階段或者第二階段提交請求的6個月期限內(nèi)選擇基于對其更有利的專利申請來注冊香港標準專利。

　?。?）如果專利局沒有要求擇一的話，申請人也可以基于兩件專利均作第二階段的“注冊與批予請求”，等到有第三方，比如競爭對手或侵權(quán)人，在法院根據(jù)《香港專利條例》第101條對其專利的有效性提出質(zhì)疑的時候再做處理。法院屆時會給予申請人一次答復(fù)或修改專利說明書的機會。見《香港專利條例》第92（2）條。如果專利權(quán)人不能令法院信納就同一項發(fā)明并無兩項專利，或沒有修訂其中一份或一并修訂兩份說明書以免就同一項發(fā)明有兩項專利，則法院將基于《香港專利條例》第91（1）（f）條述及的理由，撤銷該兩項專利中有效期所余期間較短的一項，或如兩項專利所余有效期的長短相同，則法院須撤銷該兩項專利的任何一項。（就此尚無法院判例可供參考。）

　　鑒于筆者經(jīng)驗有限，以上僅供參考。如有不當，還請讀者多多指正。