淺議新《商標(biāo)法》中審查意見的榮耀回歸

2013-10-28

文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　姜麗穎

　　我國(guó)的《商標(biāo)法》自1983年開始施行后，已經(jīng)過了1993年2月22日、2001年10月27日的兩次修正，2013年8月30日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》，這是商標(biāo)法的第三次修正，并將于2014年5月1日起施行。

　　本次修法，在第三章“商標(biāo)注冊(cè)的審查和核準(zhǔn)”中增加了一條，即第二十九條，“在審查過程中，商標(biāo)局認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)內(nèi)容需要說明或者修正的，可以要求申請(qǐng)人做出說明或者修正。申請(qǐng)人未做出說明或者修正的，不影響商標(biāo)局做出審查決定?！?

　　新《商標(biāo)法》增設(shè)審查意見，對(duì)大多數(shù)人來說，可能算是新鮮事物，但對(duì)于2001年10月以前已從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的人士來說，卻并不陌生，因?yàn)樵?993版《商標(biāo)法》的配套實(shí)施細(xì)則中是存在審查意見這個(gè)內(nèi)容的。

　　一、法規(guī)演變

　　1993年7月15日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)第二次修訂的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》中，第十六條第二款規(guī)定：“商標(biāo)局認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)內(nèi)容可以修正的，發(fā)給《審查意見書》，限其在收到通知之日起十五天內(nèi)予以修正；未作修正、超過期限修正或者修正后仍不符合《商標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定的，駁回申請(qǐng)，發(fā)給申請(qǐng)人《駁回通知書》?！?

　　但在2001年的二次修法后，在2002年8月3日國(guó)務(wù)院令第358號(hào)公布并自2002年9月15日起施行的《商標(biāo)法實(shí)施條例》中，刪掉了“審查意見”這一條款，同時(shí)增加了第二十一條，“商標(biāo)局對(duì)受理的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，依照商標(biāo)法及本條例的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，對(duì)符合規(guī)定的或者在部分指定商品上使用商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)符合規(guī)定的，予以初步審定，并予以公告；對(duì)不符合規(guī)定或者在部分指定商品上使用商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)不符合規(guī)定的，予以駁回或者駁回在部分指定商品上使用商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，書面通知申請(qǐng)人并說明理由?！?業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，該條例以部分駁回形式取代了審查意見。

　　本次商標(biāo)法修正案，不僅將審查意見的形式又恢復(fù)了，而且還上升到了法的高度。

　　那么，在1993版《商標(biāo)法》下，哪些情況會(huì)下發(fā)審查意見書呢？

　　二、93版審查意見書類型

　　當(dāng)時(shí)的審查意見書大體有以下幾種情形：

　　1、實(shí)質(zhì)審查時(shí)，發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)在部分指定商品上與在先商標(biāo)存在沖突，要求刪去部分商品的情形。例如，某某公司申請(qǐng)的某某商標(biāo)，因文字部分（或圖形部分或全部）與某公司在類似商品上已注冊(cè)的（或已初審公告的）第某號(hào)商標(biāo)相同或近似，要求在期限內(nèi)，刪去造成沖突的部分商品。

　　2、實(shí)質(zhì)審查時(shí)，發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)部分要素與在先商標(biāo)相沖突，要求刪去申請(qǐng)商標(biāo)中某一要素的情形。例如，某某申請(qǐng)人申請(qǐng)的某某商標(biāo)，與他人已注冊(cè)的、或已初審公告的第某號(hào)商標(biāo)相同或近似，要求在期限內(nèi)，如商標(biāo)文字相同（近似），刪去文字，如商標(biāo)圖形相同（近似），刪去圖形。

　　3、商標(biāo)中包含有違反禁止性條款的內(nèi)容，但又具有顯著部分，那么可能會(huì)下發(fā)審查意見，要求將違禁部分刪去。例如，在茶葉商品上，某某申請(qǐng)人申請(qǐng)了“**名茶”，實(shí)審時(shí)，申請(qǐng)人會(huì)收到審查意見，要求將“名茶”二字刪去。再如，某商標(biāo)中含有一個(gè)涉嫌夸大宣傳的詞語“BEST”，通過審查意見，將“BEST”刪去即獲準(zhǔn)通過。

　　4、商標(biāo)中含有某種指定商品的通用名稱，但申請(qǐng)的其它商品并不與其完全一致，易導(dǎo)致誤認(rèn)，這種情況下，實(shí)審時(shí)，通常會(huì)下發(fā)審查意見，要求將商標(biāo)中的通用名稱部分去掉，例如，某公司在“紡織織物、毛織品、內(nèi)衣用織物”商品上申請(qǐng)了“某某毛織”加圖形的組合商標(biāo)，但因?yàn)橹挥小懊椘贰币豁?xiàng)商品與“毛織”二字吻合，其它兩項(xiàng)商品與其并不一致，因此，商標(biāo)局下發(fā)了審查意見，要求將商標(biāo)圖樣中的“毛織”二字去掉，并重新提交修改后的商標(biāo)圖樣。

　　5、要求聲明放棄專用權(quán)。商標(biāo)中缺乏顯著性的部分，或者是直接表述了指定商品的通用名稱、圖形或其它特點(diǎn)部分，如果在申請(qǐng)時(shí)沒有聲明放棄專用權(quán)，那么，實(shí)審時(shí)就會(huì)下發(fā)審查意見書，要求聲明放棄專用權(quán)。例如，某公司在電腦等商品上申請(qǐng)了一個(gè)具備顯著部分的但帶有“PC-TECH”字眼的商標(biāo)，其中，“PC-TECH”就通過審查意見，聲明放棄專用權(quán)而獲得保留。

　　由此可見，93版審查意見書既涉及絕對(duì)理由的審查，也涉及相對(duì)理由的審查。

　　三、新版審查意見類型推測(cè)

　　筆者認(rèn)為，無論是針對(duì)絕對(duì)理由，要求申請(qǐng)人修改或刪除違禁部分，還是針對(duì)相對(duì)理由，要求申請(qǐng)人刪除沖突部分，都一定程度上保證了申請(qǐng)人的利益，因此，審查意見書的回歸，無疑令人振奮。然而，新修正案下的審查意見，還會(huì)涉及這些內(nèi)容嗎？在實(shí)施細(xì)則出臺(tái)之前，我們不妨嘗試分析一下。

　　（一）、新修正案中明確規(guī)定了注冊(cè)審查時(shí)限，即第二十八條：“對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起九個(gè)月內(nèi)審查完畢，符合本法有關(guān)規(guī)定的，予以初步審定公告?！痹摋l款明確地、且史無前例地規(guī)定了審查時(shí)限，而且沒有例外延期的規(guī)定。

　　我們知道，商標(biāo)優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)的期限為６個(gè)月，也就是說，自商標(biāo)申請(qǐng)之日起，至少６個(gè)月內(nèi)是不可能開始實(shí)質(zhì)審查的。這就意味著，實(shí)質(zhì)審查結(jié)論要在最長(zhǎng)三個(gè)月內(nèi)做出，從時(shí)限要求來說，大量的審查意見不太可能，而商標(biāo)近似沖突的情況是大量存在的，這就使得針對(duì)相對(duì)理由下發(fā)審查意見不太現(xiàn)實(shí)。

　?。ǘ?、９３版《商標(biāo)法》是沒有部分駁回形式的，而本次修法仍是修正案的形式，即，沒修改的部分依然保留，因此，2001版《商標(biāo)法》下的部分駁回仍然存在。既然存在部分駁回程序，那么，針對(duì)在先近似沖突問題也就沒有必要非得通過下發(fā)審查意見來解決。

　?。ㄈ?、國(guó)際上少有國(guó)家因相對(duì)理由而下發(fā)審查意見。

　　基于以上分析，新的審查意見很可能僅涉及絕對(duì)理由，只有在涉及審查員不太明白的地方時(shí)，才會(huì)下發(fā)審查意見，要求說明情況或適當(dāng)修正，也算是審查員與申請(qǐng)人之間有一溝通的機(jī)會(huì)。

　　我們知道，本次修正案，主要目的是為了適應(yīng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，本著服務(wù)申請(qǐng)人、利益申請(qǐng)人的目的，故將審查意見這一形式重又提出，無疑體現(xiàn)了官方希望改進(jìn)工作的愿望。

　　而筆者認(rèn)為，９３版的審查意見，其最大好處、也是其最精彩之處就在于通過答復(fù)審查意見，可以將申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)或指定商品中違規(guī)或沖突部分去掉，有效部分保留。比如商標(biāo)中部分元素不能通過，通過審查意見，將該部分刪去，而不是整個(gè)商標(biāo)被駁回。顯然，這種做法既高效又節(jié)約，維護(hù)了申請(qǐng)人的利益，更加公平合理。

　　尤其是，當(dāng)申請(qǐng)的商標(biāo)在部分商品上與在先商標(biāo)中的某一要素沖突，倘若能夠通過審查意見給申請(qǐng)人一個(gè)選擇權(quán)，由申請(qǐng)人自己決定是選擇刪去商品，還是修改商標(biāo)，那將是驚人的進(jìn)步。

　　然而，如前分析，由于審查時(shí)限等客觀因素的制約，新版審查意見必將很難顧及這些內(nèi)容，因此，它將要起到的服務(wù)申請(qǐng)人的作用也必將大打折扣，果真如此的話，恐怕不能不說是一種缺憾。

　　不管怎樣，在絕對(duì)理由方面，筆者認(rèn)為，放棄專用權(quán)聲明還是有必要的，2001年第二次修改了商標(biāo)法后，實(shí)務(wù)中，對(duì)于商標(biāo)中的缺乏顯著性部分、或通用名稱部分等不再要求聲明放棄專用權(quán)，不聲明視為自動(dòng)放棄。事實(shí)上，因?yàn)榭梢圆宦暶鞣艞墝Ｓ脵?quán)，造成了非專用部分的不清晰，結(jié)果使得某些商標(biāo)中的非專用部分竟然成為在先權(quán)利而阻止了在后商標(biāo)的合理注冊(cè)使用，這樣顯然是不公平的。因此，對(duì)于應(yīng)放棄而未聲明放棄的部分還是應(yīng)當(dāng)通過審查意見來解決。

　　當(dāng)然，究竟什么情況下會(huì)下發(fā)審查意見，我們拭目以待配套實(shí)施細(xì)則的出臺(tái)，即使涉及到相對(duì)理由，通常情況下，答復(fù)審查意見，只有刪減商品或商標(biāo)的組成要素的可能，而不會(huì)允許增加商品或商標(biāo)要素。

　　四、國(guó)外審查意見借鑒

　　如前所述，本次修法是基于服務(wù)國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人和使用人目的的，而且，審查意見的回歸也部分體現(xiàn)了這一用意。那么筆者建議，在實(shí)務(wù)中，比如，審查意見書也能夠借鑒我國(guó)專利局以及其它國(guó)家商標(biāo)主管機(jī)關(guān)的一些先進(jìn)做法。

　　其實(shí)，審查意見這種形式在國(guó)外也是很普遍的，象美國(guó)、加拿大、韓國(guó)等都是采用這種形式的。

　　筆者有一客戶曾申請(qǐng)了加拿大的商標(biāo)，當(dāng)時(shí)審查員認(rèn)為商標(biāo)本身顯著性存在問題，就下發(fā)了審查意見，但客戶對(duì)此有不同的看法，于是通過代理組織，按照審查意見書上留的審查員的電話，與審查員進(jìn)行了溝通，結(jié)果審查員就采納了我們的意見，最后這個(gè)商標(biāo)順利注冊(cè)。這件事給筆者留下了深刻的印象，感覺加拿大審查員在審查過程中與申請(qǐng)人的這種平等互動(dòng)很值得我們學(xué)習(xí)。

　　因此，筆者認(rèn)為，既然審查意見這種形式再次啟用，那么也應(yīng)該在93版的基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，不妨借鑒一下國(guó)外的先進(jìn)做法，使這一形式進(jìn)一步完善，例如，在審查意見書也留下審查員的聯(lián)系方式，以便申請(qǐng)人或代理人在必要時(shí)聯(lián)系溝通，畢竟，一個(gè)人的學(xué)識(shí)無論如何淵博，終究是有限的，有時(shí)，一個(gè)問題經(jīng)過溝通是可以達(dá)成共識(shí)的。當(dāng)然，我國(guó)每年的商標(biāo)申請(qǐng)量都很大，審查員可能擔(dān)心留了聯(lián)系方式，會(huì)不勝電話侵?jǐn)_。筆者相信，有問題的應(yīng)該是少數(shù)，而且，為了提高審查質(zhì)量，也應(yīng)該有此改進(jìn)。

　　五、專利審查意見借鑒

　　眾所周知，在專利領(lǐng)域，一直是存在審查意見這種形式的，專利有一通、二通、三通，甚至N通，在審查意見書上，留有審查員的姓名、審查部門、電話，代理人需要時(shí)會(huì)和審查員電話溝通，從而，申、代、審三方的溝通會(huì)更充分一些，當(dāng)然，新的《商標(biāo)法》規(guī)定了商標(biāo)的審查時(shí)限，這就要求質(zhì)量與效率兼顧。不管怎樣，在實(shí)踐中還是應(yīng)借鑒專利局的做法，應(yīng)該留有更快捷的溝通渠道。

　　綜上所述，審查意見書這種形式在1993-2001年實(shí)行了8年后暫時(shí)退出了歷史舞臺(tái)，如今再次恢復(fù)，不能不說是件幸事，希望在執(zhí)行中能夠真正發(fā)揮其服務(wù)申請(qǐng)人的功能。

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