注冊商標使用過程中顯著性變化引發(fā)的無效宣告或撤銷問題芻議
2013-10-29文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 陳飛
2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議通過修改《中華人民共和國商標法》的決定，該決定自2014年5月1日起施行?，F(xiàn)行商標法于1982年制定，此后于1993年和2001年進行了兩次修改①。本次決定的通過屬于現(xiàn)行《商標法》第三次修改，主要是為了厘清和完善商標法律制度和商標實踐活動中出現(xiàn)的各種問題，以符合和適應(yīng)現(xiàn)實的需要以及跟上世界的步伐?！渡虡朔ā返谌涡薷南噍^以前有了大幅度的變動和調(diào)整，其中不乏亮點和進步，具體的變動可以參見全國人大網(wǎng)站公布的信息②。本次修法引發(fā)了商標理論界、商標行業(yè)從業(yè)人員、市場主體等新一輪的學習、探討和總結(jié)，紛紛針對本次修改決定發(fā)表意見或撰寫文章，期待能夠為新法的正式實施建言獻策。作為一名行業(yè)從業(yè)人員，筆者也在不斷學習和總結(jié)，其中筆者較為關(guān)注和重點學習的有黃暉博士發(fā)表的《商標法2013年第三次修改導讀》③、張偉君博士發(fā)表的《新《商標法》學習》④和商標局王寧發(fā)表的《淺談商標顯著性的退化》⑤等文章。
關(guān)于商標顯著性問題的研究歷來是理論界的熱門話題。有關(guān)商標顯著性在現(xiàn)行《商標法》第三次修改的法條表述為：
第十一條 下列標志不得作為商標注冊：
?。ㄒ唬﹥H有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
?。ǘ﹥H直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；
?。ㄈ┢渌狈︼@著特征的。
前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
第四十四條 已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。
第四十九條 商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。
注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應(yīng)當自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。
自創(chuàng)設(shè)之日起，商標的顯著性并非亙古不變，而是隨著時間的流逝以及商標的不斷使用處于動態(tài)變化過程中。從商標法第十一條可以看出，商標顯著性有一個度的問題。缺乏顯著性的標志不得作為商標注冊，原因是標志顯著性的“量”未達到一定程度，不符合商標注冊的條件；經(jīng)過使用取得顯著特征并便于識別的標志可以作為商標注冊，這可以看作是標志使用過程中其顯著性的“量”已經(jīng)達到或超過一定程度，符合商標注冊的條件，引發(fā)量變到質(zhì)變的過程。商標顯著性發(fā)生變化的關(guān)鍵在于商標使用，缺乏顯著性的標志通過使用符合條件便可以作為商標注冊，同理，具有顯著性的商標在其使用過程可能因各種原因?qū)е律虡孙@著性退化、弱化、淡化等問題甚至淪落為缺乏顯著性的標志。
商標不會因為最初具有顯著性獲得注冊就可以在顯著性方面享有永久的豁免權(quán)⑤。商標法第四十九條對商標使用過程中顯著性退化導致的不利后果規(guī)定表述為“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”該條文中僅規(guī)定“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱”的情形，并未規(guī)定“注冊商標成為其核定使用商品的通用圖形、型號；直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點；其他缺乏顯著特征”等商標法第十一條規(guī)定商標顯著性的其他情形。
一些人認為商標法第四十四條對其他未列情形進行了規(guī)定，即“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效?！?。根據(jù)商標法釋義以及筆者個人理解，本條的規(guī)定主要是為了糾正商標審查人員在審查工作的失誤等人為因素導致商標注冊不當，以維護市場經(jīng)濟秩序⑥。此條規(guī)定僅適用于商標申請審查期間缺乏顯著性的情況，并不適用于具有顯著性的注冊商標在使用過程中導致的顯著性退化或消失的情形。
以上觀點也能夠從新法關(guān)于商標無效宣告制度和商標撤銷制度的區(qū)分得到論證。本次修法參考借鑒了商標制度發(fā)達國家和地區(qū)對于商標無效（declaration of invalidity）和商標撤銷（application for revocation）制度的表述，嚴格區(qū)分兩種制度的適用情況，尤其是在程序發(fā)起主體、發(fā)起程序和決定效力做了詳細說明。新法有關(guān)兩種制度的決定效力規(guī)定如下：
第四十七條 依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在。
第五十五條 法定期限屆滿，當事人對商標局做出的撤銷注冊商標的決定不申請復審或者對商標評審委員會做出的復審決定不向人民法院起訴的，撤銷注冊商標的決定、復審決定生效。
被撤銷的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權(quán)自公告之日起終止。
如果基于新法第四十四條針對原先具有顯著性的注冊商標因使用造成顯著性退化或消失提出無效宣告，如若無效宣告成立，則注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在，這種結(jié)果明顯不符合立法宗旨，將對注冊商標權(quán)人造成嚴重傷害，不僅將導致新法第四十七條第2款和第3款規(guī)定的不利后果，也不符合社會主義法治建設(shè)的內(nèi)在要求。如果基于新法第四十九條提出撤銷申請，對于其他未規(guī)定情形又沒有法律依據(jù)。有人提出相同問題并據(jù)此認為這是本次商標法修改的一處瑕疵，有人建議對第四十九條中的“通用名稱”做擴大解釋⑦。
在新法正式施行前應(yīng)當由商標主管機構(gòu)對該問題做出合理解釋和安排，避免法律正式施行后產(chǎn)生困惑和“法律真空”問題。在此我們可以看看歐盟對該問題的解決方法?！稓W洲共同體商標條例》第2章節(jié)“商標撤銷理由”[Grounds for revocation] 第51條(c) 款規(guī)定如下：
(c) if, in consequence of the use made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services⑧.
中文翻譯為“如果由于商標所有人或在他的同意下在注冊的商品或服務(wù)上使用商標，該商標可能使公眾對于商品或服務(wù)的性質(zhì)、質(zhì)量或產(chǎn)地產(chǎn)生誤導的”⑨。
歐共體《商標實踐指南》[Manual of Trade Mark Practice]將商標可撤銷的理由簡單歸納為（1）不使用 [Non-use]；（2）成為通用名稱 [CTM becoming a generic term]；（3）產(chǎn)生誤導 [CTM becoming misleading]三種情形⑩。
由此可見，歐共體將商標使用不當造成商標顯著性退化或消失的其他情形按照“產(chǎn)生誤導”的理由可以提出撤銷。但請注意，該使用的主體必須是商標權(quán)人或者經(jīng)其許可的其他使用人，而非第三方的使用。有人主張應(yīng)當將第三方無意或有意的行為導致的商標顯著性退化也應(yīng)當可以納入撤銷的范圍⑤。
筆者認為我國新法關(guān)于上述情況目前規(guī)定主要有兩條：即第十條第（七）款“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的標志不得作為商標使用”和第十一條的規(guī)定。可見我國在針對此類標志做出規(guī)定時作為“禁用”條款或“禁注”條款，屬于可宣告無效的理由，將可能導致商標專用權(quán)自始無效。尚未考慮此類標志在注冊時符合法律要求，而經(jīng)過一定階段的使用時導致誤認或顯著性退化或消失情形的處理情況。因此在此呼吁商標主管機構(gòu)在商標實施條例或者商標法釋義中做出相應(yīng)的規(guī)定。
參考文獻和資料：
?、?中國人大網(wǎng) http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/lfdt/2013-08/30/content_1805042.htm
?、?中國人大網(wǎng) http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2013-08/31/content_1805119.htm
③ 中國知識產(chǎn)權(quán) http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=9596
?、?新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101f0jn.html
?、?工商總局 http://www.saic.gov.cn/gsld/llyj/xxb/201009/t20100916_98236.html
?、?中國人大網(wǎng) http://www.npc.gov.cn/npc/flsyywd/minshang/2003-09/12/content_321148.htm
⑦ 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101exgx.html
?、?OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do
?、?國家知識產(chǎn)權(quán)局 http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/sb/gjty/200804/t20080403_369305.html
⑩ OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do
2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議通過修改《中華人民共和國商標法》的決定，該決定自2014年5月1日起施行?，F(xiàn)行商標法于1982年制定，此后于1993年和2001年進行了兩次修改①。本次決定的通過屬于現(xiàn)行《商標法》第三次修改，主要是為了厘清和完善商標法律制度和商標實踐活動中出現(xiàn)的各種問題，以符合和適應(yīng)現(xiàn)實的需要以及跟上世界的步伐?！渡虡朔ā返谌涡薷南噍^以前有了大幅度的變動和調(diào)整，其中不乏亮點和進步，具體的變動可以參見全國人大網(wǎng)站公布的信息②。本次修法引發(fā)了商標理論界、商標行業(yè)從業(yè)人員、市場主體等新一輪的學習、探討和總結(jié)，紛紛針對本次修改決定發(fā)表意見或撰寫文章，期待能夠為新法的正式實施建言獻策。作為一名行業(yè)從業(yè)人員，筆者也在不斷學習和總結(jié)，其中筆者較為關(guān)注和重點學習的有黃暉博士發(fā)表的《商標法2013年第三次修改導讀》③、張偉君博士發(fā)表的《新《商標法》學習》④和商標局王寧發(fā)表的《淺談商標顯著性的退化》⑤等文章。
關(guān)于商標顯著性問題的研究歷來是理論界的熱門話題。有關(guān)商標顯著性在現(xiàn)行《商標法》第三次修改的法條表述為：
第十一條 下列標志不得作為商標注冊：
?。ㄒ唬﹥H有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
?。ǘ﹥H直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；
?。ㄈ┢渌狈︼@著特征的。
前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
第四十四條 已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。
第四十九條 商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。
注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應(yīng)當自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。
自創(chuàng)設(shè)之日起，商標的顯著性并非亙古不變，而是隨著時間的流逝以及商標的不斷使用處于動態(tài)變化過程中。從商標法第十一條可以看出，商標顯著性有一個度的問題。缺乏顯著性的標志不得作為商標注冊，原因是標志顯著性的“量”未達到一定程度，不符合商標注冊的條件；經(jīng)過使用取得顯著特征并便于識別的標志可以作為商標注冊，這可以看作是標志使用過程中其顯著性的“量”已經(jīng)達到或超過一定程度，符合商標注冊的條件，引發(fā)量變到質(zhì)變的過程。商標顯著性發(fā)生變化的關(guān)鍵在于商標使用，缺乏顯著性的標志通過使用符合條件便可以作為商標注冊，同理，具有顯著性的商標在其使用過程可能因各種原因?qū)е律虡孙@著性退化、弱化、淡化等問題甚至淪落為缺乏顯著性的標志。
商標不會因為最初具有顯著性獲得注冊就可以在顯著性方面享有永久的豁免權(quán)⑤。商標法第四十九條對商標使用過程中顯著性退化導致的不利后果規(guī)定表述為“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”該條文中僅規(guī)定“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱”的情形，并未規(guī)定“注冊商標成為其核定使用商品的通用圖形、型號；直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點；其他缺乏顯著特征”等商標法第十一條規(guī)定商標顯著性的其他情形。
一些人認為商標法第四十四條對其他未列情形進行了規(guī)定，即“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效?！?。根據(jù)商標法釋義以及筆者個人理解，本條的規(guī)定主要是為了糾正商標審查人員在審查工作的失誤等人為因素導致商標注冊不當，以維護市場經(jīng)濟秩序⑥。此條規(guī)定僅適用于商標申請審查期間缺乏顯著性的情況，并不適用于具有顯著性的注冊商標在使用過程中導致的顯著性退化或消失的情形。
以上觀點也能夠從新法關(guān)于商標無效宣告制度和商標撤銷制度的區(qū)分得到論證。本次修法參考借鑒了商標制度發(fā)達國家和地區(qū)對于商標無效（declaration of invalidity）和商標撤銷（application for revocation）制度的表述，嚴格區(qū)分兩種制度的適用情況，尤其是在程序發(fā)起主體、發(fā)起程序和決定效力做了詳細說明。新法有關(guān)兩種制度的決定效力規(guī)定如下：
第四十七條 依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在。
第五十五條 法定期限屆滿，當事人對商標局做出的撤銷注冊商標的決定不申請復審或者對商標評審委員會做出的復審決定不向人民法院起訴的，撤銷注冊商標的決定、復審決定生效。
被撤銷的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權(quán)自公告之日起終止。
如果基于新法第四十四條針對原先具有顯著性的注冊商標因使用造成顯著性退化或消失提出無效宣告，如若無效宣告成立，則注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在，這種結(jié)果明顯不符合立法宗旨，將對注冊商標權(quán)人造成嚴重傷害，不僅將導致新法第四十七條第2款和第3款規(guī)定的不利后果，也不符合社會主義法治建設(shè)的內(nèi)在要求。如果基于新法第四十九條提出撤銷申請，對于其他未規(guī)定情形又沒有法律依據(jù)。有人提出相同問題并據(jù)此認為這是本次商標法修改的一處瑕疵，有人建議對第四十九條中的“通用名稱”做擴大解釋⑦。
在新法正式施行前應(yīng)當由商標主管機構(gòu)對該問題做出合理解釋和安排，避免法律正式施行后產(chǎn)生困惑和“法律真空”問題。在此我們可以看看歐盟對該問題的解決方法?！稓W洲共同體商標條例》第2章節(jié)“商標撤銷理由”[Grounds for revocation] 第51條(c) 款規(guī)定如下：
(c) if, in consequence of the use made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services⑧.
中文翻譯為“如果由于商標所有人或在他的同意下在注冊的商品或服務(wù)上使用商標，該商標可能使公眾對于商品或服務(wù)的性質(zhì)、質(zhì)量或產(chǎn)地產(chǎn)生誤導的”⑨。
歐共體《商標實踐指南》[Manual of Trade Mark Practice]將商標可撤銷的理由簡單歸納為（1）不使用 [Non-use]；（2）成為通用名稱 [CTM becoming a generic term]；（3）產(chǎn)生誤導 [CTM becoming misleading]三種情形⑩。
由此可見，歐共體將商標使用不當造成商標顯著性退化或消失的其他情形按照“產(chǎn)生誤導”的理由可以提出撤銷。但請注意，該使用的主體必須是商標權(quán)人或者經(jīng)其許可的其他使用人，而非第三方的使用。有人主張應(yīng)當將第三方無意或有意的行為導致的商標顯著性退化也應(yīng)當可以納入撤銷的范圍⑤。
筆者認為我國新法關(guān)于上述情況目前規(guī)定主要有兩條：即第十條第（七）款“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的標志不得作為商標使用”和第十一條的規(guī)定。可見我國在針對此類標志做出規(guī)定時作為“禁用”條款或“禁注”條款，屬于可宣告無效的理由，將可能導致商標專用權(quán)自始無效。尚未考慮此類標志在注冊時符合法律要求，而經(jīng)過一定階段的使用時導致誤認或顯著性退化或消失情形的處理情況。因此在此呼吁商標主管機構(gòu)在商標實施條例或者商標法釋義中做出相應(yīng)的規(guī)定。
參考文獻和資料：
?、?中國人大網(wǎng) http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/lfdt/2013-08/30/content_1805042.htm
?、?中國人大網(wǎng) http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2013-08/31/content_1805119.htm
③ 中國知識產(chǎn)權(quán) http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=9596
?、?新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101f0jn.html
?、?工商總局 http://www.saic.gov.cn/gsld/llyj/xxb/201009/t20100916_98236.html
?、?中國人大網(wǎng) http://www.npc.gov.cn/npc/flsyywd/minshang/2003-09/12/content_321148.htm
⑦ 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410101exgx.html
?、?OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do
?、?國家知識產(chǎn)權(quán)局 http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/sb/gjty/200804/t20080403_369305.html
⑩ OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do
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