文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司   楊五

 在企業(yè)商標(biāo)使用和管理過程中，事實(shí)上商標(biāo)許可事務(wù)是一個(gè)老問題，也是一個(gè)經(jīng)歷了法律和市場層面多年研究而日臻完善的制度，本應(yīng)該是沒有更多可以研究和討論的內(nèi)容，但是，從近些年發(fā)生的的一些商標(biāo)法律糾紛案件來看，追溯到產(chǎn)生糾紛的本源，或者說如果能從商標(biāo)許可環(huán)節(jié)能夠有效杜絕的話，很多問題或許不會(huì)成為今天爭論的焦點(diǎn)，特別是從去年開始的“王老吉”商標(biāo)許可糾紛案，引起業(yè)內(nèi)極大的關(guān)注和討論，雖然該案尚未蓋棺定論，對(duì)于案件事實(shí)和結(jié)論方面，本文暫不做更多論述，而僅從商標(biāo)許可使用過程中，以此為契機(jī)，討論幾點(diǎn)在商標(biāo)許可過程中，很可能會(huì)被人忽視而為后續(xù)發(fā)生糾紛埋下重大隱患的問題。

一、關(guān)于商標(biāo)許可約定中的產(chǎn)品和市場分割問題。為什么探討這個(gè)問題，原因是商標(biāo)許可不同于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，之所以商標(biāo)權(quán)人沒有選擇徹底讓渡商標(biāo)權(quán)，無外乎會(huì)有考慮自身也保留使用該商標(biāo)的權(quán)利，或者將來收回該商標(biāo)資產(chǎn)，因此，商標(biāo)許可的方式，也就分為普通許可、獨(dú)占許可和排他許可。其中，排他許可從法律效果上來看，接近商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，只不過是附期限的，關(guān)于市場如何分割的問題，比較好解決，而普通許可和獨(dú)占許可，由于同一商標(biāo)會(huì)存在多個(gè)商業(yè)使用主體，勢必會(huì)存在產(chǎn)品如何區(qū)分、市場如何分割等問題。這個(gè)問題如何解決，帶著這個(gè)問題，本文試著從普通許可和獨(dú)占許可的不同類型來進(jìn)行探討。

首先，以普通許可來說，這一許可行為多發(fā)生在同一企業(yè)集團(tuán)的不同子公司之間，各子公司都需要使用母公司的商標(biāo)，這種許可除了可以通過許可合同來約定產(chǎn)品和市場的劃分，同時(shí)更可以借助總公司的行政管理來協(xié)調(diào)不同子公司之間的使用行為，往往不易發(fā)生糾紛。但是，如果是許可給沒有企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方使用，多表現(xiàn)為非直營的連鎖加盟，商標(biāo)權(quán)人將商標(biāo)許可給某一被許可人使用，同時(shí)還可以許可給更多的被許可人使用。如果，在商標(biāo)許可過程中，沒有做出具體的約定，就會(huì)存在產(chǎn)品和市場如何區(qū)分，發(fā)生商業(yè)糾紛如何救濟(jì)的問題。舉例來說，商標(biāo)權(quán)人將商標(biāo)許可給A省某企業(yè)使用，同時(shí)又許可給B省某企業(yè)使用，結(jié)果在經(jīng)營過程中，A省企業(yè)發(fā)現(xiàn)B省的市場和產(chǎn)品銷售更好，則將大量產(chǎn)品以較低的價(jià)格傾銷到B省，導(dǎo)致B省企業(yè)利益受到侵害，這種現(xiàn)象在企業(yè)經(jīng)營管理中，通常俗稱為串貨行為，這種行為對(duì)于許可和被許可方都可能造成嚴(yán)重的傷害。因此，解決這個(gè)問題，我們看到，在商標(biāo)許可合同的一般性條款中，都有約定商標(biāo)許可使用的范圍，這里的“范圍”是一個(gè)廣義的概念，從法律角度來說，這個(gè)概念至少應(yīng)當(dāng)包括：商標(biāo)圖樣的范圍、商品的范圍、地域的范圍以及時(shí)間的范圍等。商標(biāo)圖樣和時(shí)間范圍比較好約定，關(guān)于地域的范圍，如果是普通許可則尤為重要，由于原則上商標(biāo)權(quán)在一國范圍內(nèi)是沒有地域限制的，商標(biāo)權(quán)人為了達(dá)到商業(yè)和經(jīng)營管理的目的，往往需要限制不同的被許可人在一定的地域范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營，這樣，我們就能夠能解為什么普通商標(biāo)許可協(xié)議對(duì)于被許可使用商標(biāo)的地域范圍作出明確的規(guī)定，其目的就在于避免因?yàn)椴煌辉S可人無序競爭所導(dǎo)致的沖突和糾紛。而關(guān)于商品范圍的約定，存在兩個(gè)層面問題，一是一件注冊(cè)商品會(huì)被核準(zhǔn)使用在多件商品上，商標(biāo)權(quán)人可以選擇在不同的商品上許可給不同的被許可人使用，比如同是第九類的一件注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)人可以將0901群組的“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”產(chǎn)品許可給其中一家企業(yè)使用，同時(shí)又可以將0910群組的“測量儀器”產(chǎn)品可給另外一家企業(yè)使用，這樣來達(dá)到產(chǎn)品和市場區(qū)分的目的，二是即使是同一個(gè)商品，也可以通過具體的約定來進(jìn)行產(chǎn)品和市場劃分。這里以“王老吉”的商標(biāo)許可為例，在廣藥給香港鴻道集團(tuán)的商標(biāo)許可使用合同中，我們看到，有約定香港鴻道集團(tuán)在紅色紙包裝和紅罐包裝上使用“王老吉”商標(biāo)，而廣藥集團(tuán)保留在綠色紙包裝上使用“王老吉”商標(biāo)的權(quán)利，從這個(gè)許可合同的條款來看，其達(dá)到了在同一類產(chǎn)品上以區(qū)分包裝的許可方式來進(jìn)行產(chǎn)品和市場劃分，確實(shí)是一個(gè)很好的先例?？偨Y(jié)這一點(diǎn)，在商標(biāo)的普通許可和獨(dú)占許可協(xié)議中，需要對(duì)許可范圍進(jìn)行明確且準(zhǔn)確的約定，以劃分產(chǎn)品和市場，可以有效的避免因此類問題所產(chǎn)生的糾紛。

二、關(guān)于禁止注冊(cè)和使用的問題。由于我國的商標(biāo)法律規(guī)定，未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，只要未侵犯他人的商標(biāo)權(quán)，且不違反商標(biāo)法的禁止使用規(guī)定，則可以作為未注冊(cè)商標(biāo)使用。因此，商標(biāo)的許可人則會(huì)存在如下法律風(fēng)險(xiǎn)，一是商標(biāo)的被許可人可能會(huì)出于培育自有的子品牌考慮，將被許可使用的商標(biāo)與自有的商標(biāo)組合使用，甚至在規(guī)避商標(biāo)注冊(cè)的近似審查規(guī)則條件下，進(jìn)行對(duì)組合商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。比如，中外合資的汽車廠商經(jīng)常在同一輛車上，既使用被許可的商標(biāo)，同時(shí)也使用合資企業(yè)自有的商標(biāo)。二是將被許可商標(biāo)的翻譯名稱或者將該商標(biāo)的別稱進(jìn)行使用和宣傳，久而久之，該翻譯名稱或者別稱漸漸建立起了商品與被許可人之間特有的聯(lián)系，而這些翻譯名稱或者別稱的權(quán)利歸屬將會(huì)產(chǎn)生糾紛。再一種可能的情況是，在使用被許可商標(biāo)的同時(shí)，在產(chǎn)品上又添附了具有一定區(qū)別產(chǎn)品出處特征的其他投入，比如以“王老吉”案為例，鴻道集團(tuán)在涼茶產(chǎn)品上使用被許可的“王老吉”商標(biāo)同時(shí)，又自行設(shè)計(jì)了紅罐的產(chǎn)品包裝，并且申請(qǐng)了外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，商標(biāo)權(quán)與紅罐的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)分屬不同的主體，然而，作為普通消費(fèi)者，已經(jīng)將紅罐與王老吉建立起了一體的認(rèn)識(shí)，所以，一旦商標(biāo)許可行為結(jié)束，商標(biāo)權(quán)與附屬其上的其他權(quán)利相分離，則極易產(chǎn)生消費(fèi)者混淆誤認(rèn)。

針對(duì)此類商標(biāo)許可風(fēng)險(xiǎn)，建議商標(biāo)許可方在商標(biāo)許可協(xié)議中，至少應(yīng)該明確以下幾個(gè)方面的被許可人合同義務(wù)：（一）未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人的許可，不得將其他具有顯著性的文字或圖形與被許可商標(biāo)進(jìn)行組合使用和注冊(cè)；（二）未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人的許可，不得使用和注冊(cè)與被許可商標(biāo)具有音譯、意譯或者其他稱謂上關(guān)聯(lián)性的文字或圖形；（三）任何與被許可商標(biāo)有關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)品名稱、企業(yè)商號(hào)、包裝設(shè)計(jì)和廣告宣傳，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人審核和批準(zhǔn)，不得使用和注冊(cè)。

三、關(guān)于被許可商標(biāo)使用取得商譽(yù)分配的問題。

前述討論的是在商標(biāo)許可經(jīng)營過程中，通過簽署協(xié)議約定合同義務(wù)的方式，將預(yù)知的潛在法律風(fēng)險(xiǎn)予以規(guī)避。但是，隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和日益新穎的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)，往往很難在許可協(xié)議中對(duì)于各種可能在未來出現(xiàn)的糾紛進(jìn)行全面而準(zhǔn)確的約定。比如，在十年前如果約定被許可人商品銷售的地域范圍，但是十年后的今天，你很難準(zhǔn)確的區(qū)分通過電子商務(wù)產(chǎn)品銷售地域問題；再如十年前約定被許可人在計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備上使用被許可商標(biāo)，但是當(dāng)“機(jī)頂盒”等新產(chǎn)品出現(xiàn)后，被許可人是否可以在此類商品上使用被許可商標(biāo)，等等。再以“王老吉”案為例，事實(shí)上廣藥集團(tuán)與鴻道集團(tuán)簽署的商標(biāo)許可使用協(xié)議，在當(dāng)年看來已經(jīng)將雙方的權(quán)利義務(wù)約定的十分明確，但是百密一疏，唯獨(dú)就鴻道集團(tuán)使用紅色包裝所產(chǎn)生的商譽(yù)，在商標(biāo)許可終止后如何歸屬的問題，沒有進(jìn)行明確約定，導(dǎo)致今天雙方如此大的爭執(zhí)。

針對(duì)該問題，事實(shí)上本應(yīng)該沒有很多的爭議，因?yàn)橐话愣?，商?biāo)許可合同終止后，被許可人停止使用被許可商標(biāo)，被許可商標(biāo)上積累的商譽(yù)歸許可人所有，這已經(jīng)是商標(biāo)法領(lǐng)域的基本共識(shí)。在判斷被許可人是否通過包裝、裝潢或其他與商品有關(guān)的使用獲得獨(dú)立商譽(yù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守“被許可人在被許可商標(biāo)上添附的商譽(yù)”歸屬于許可人的基本原則，尊重商標(biāo)歸屬的內(nèi)在邏輯，重視消費(fèi)者所感知的未注冊(cè)商標(biāo)與特定廠商（被許可人）之間的聯(lián)系。如果消費(fèi)者將與被許可商標(biāo)相關(guān)的標(biāo)示與被許可商標(biāo)聯(lián)系在一起，則該標(biāo)示的商譽(yù)歸屬于許可人。反之，則有可能認(rèn)為被許可人取得該獨(dú)立商譽(yù)。以“王老吉”案為例，如果大多數(shù)消費(fèi)者都以為紅色包裝是“王老吉”涼茶的特有包裝，而法律許可非“王老吉”牌的產(chǎn)品使用該紅色包裝，則不可避免地會(huì)引發(fā)混淆，讓很多消費(fèi)者誤以為該產(chǎn)品也是“王老吉”牌涼茶。

因此，從保護(hù)商標(biāo)許可人的權(quán)益角度考慮，雖然法律的一般規(guī)定，商標(biāo)許可過程中被許可商標(biāo)上積累的商譽(yù)全部歸屬于許可人。但是，這并不意味著被許可人在許可過程完全不能獲得獨(dú)立的商譽(yù)。法律推定商標(biāo)許可的被許可人負(fù)有上述附隨義務(wù)，符合商標(biāo)許可的實(shí)踐。在商標(biāo)許可合同中，如果商標(biāo)權(quán)人對(duì)于許可終止后的情形有所預(yù)見，通常會(huì)選擇通過合同限制被許可人在商業(yè)活動(dòng)中使用被許可商標(biāo)，比如，要求被許可人在合同終止后停止使用一切帶有被許可標(biāo)志的廣告宣傳材料。所以，對(duì)于未預(yù)見的法律風(fēng)險(xiǎn)，就需要商標(biāo)權(quán)人在商標(biāo)許可協(xié)議中，盡量通過兜底性的約定來規(guī)避，比如，約定在許可終止后被許可人不得繼續(xù)使用被許可商標(biāo)的附隨義務(wù)，包括但不限于被許可人不得繼續(xù)利用被許可商標(biāo)的商譽(yù)獲利的內(nèi)容，以及被許可人負(fù)有避免在商業(yè)場合直接或間接提及被許可商標(biāo)的附隨義務(wù)。